Призначення судової експертизи. Питання, що ставляться перед судовим експертом.

Висновок судового експерта є одним із засобів доказування у справі, але, на відміну від інших дока­зів, є результатом комплексу процесуальних дій, метою яких є встановлення обставин, що мають значення для справи і потре­бують застосування спеціальних знань у галузі науки, мистец­тва, техніки, ремесла, відповідно до ст.

Судова експертиза призначається за заявою осіб, які беруть участь у справі. Відповідно до ст. 143 ЦПК України суд не може призначити експертизу з власної ініціативи. Більше того, якщо сторони домовилися про залучення експертами певних осіб, суд повинен призначити їх відповідно до цієї домовленос­ті. Проте це не свідчить, що у сучасному змагальному цивільно­му процесі роль суду у призначенні експертизи є пасивною. Якщо для вирішення справи висновок експерта має певне зна­чення, а по деяких справах без нього взагалі неможливо вирі­шити справу, суд зобов’язаний поставити зазначене питання на обговорення, роз’яснивши наслідки відмови від проведення такої експертизи. Зазначені дії суду є діями по сприянню сторо­нам у змагальному процесі і не є ініціативою суду про призна­чення експертизи, так як експертиза буде призначена лише в разі, якщо якась зі сторін (або обидві) на це погодяться.

Зміст завдань визначається питаннями, які мають право по­дати суду особи, що беруть участь у справі (п. 3 ст. 143 ЦПК України). При цьому саме суд визначає кількість і зміст пи­тань, а при їх відхиленні, повинен дати мотивовану відповідь про причини такого відхилення в ухвалі.

Судова експертиза повинна призначатися лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення даних, що входять до предмету доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Основі питання, що ставились на вирішення судового експер­та викладені в Таблиці 1, а динаміка найпоширеніших з них надана на Рисунку 7.

Таблиця 1.

Кількість основних питань, поставлених

перед експертом, по роках

Рис. 7.

Потреба у призначенні судової експертизи для встановлення тотожності або схожості позначень, а також спорідненості това­рів і послуг виникає як у спорах про порушення прав власника свідоцтва так і у спорах про визнання свідоцтва на знак для това­рів і послуг недійсним на підставі п. 3 ст. 6 Закону. Крім того, в таких видах спорів додатково виносилось питання щодо введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар чи надає по­слугу. Предмету та засобам доказування у зазначених видах спо­рів буде присвячений третій розділ монографічного дослідження, де буде розглянуте коло обставин, що входять в предмет доказу­вання та необхідність постановки питання щодо введення спожи­вача в оману при використанні схожих позначень.

Як видно з Табл. 1, п. 5, досить часто на вирішення судового експерта ставилось питання «Чи відповідає знак для товарів і по­слуг умовам надання правової охорони?», яке відноситься до правових, на чому було наголошено у Рекомендаціях Президії Вищого господарського суду^[238], а потім уПостанові Пленуму Ви­щого господарського суду «Про деякі питання практики призна­чення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захис­том права інтелектуальної власності»^[239].

Так, у наведеній Постанові зазначено, що у справах про оскар­ження рішень Державної служби інтелектуальної власності Ук­раїни з питань реєстрації знаків господарські суди не можуть встановлювати для роз’яснення судовим експертом питання про відповідність позначення, що є об’єктом торговельної марки, умовам надання правової охорони, оскільки за такої постановки питання судом з’ясовується питання права, а не питання факту.

З урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з’ясовувати фактич­ні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у надан­ні торговельній марці правової охорони (п. 3.3. Постанови)^[240].

Оскільки обставини, що входять у предмет доказування в ок­ремому виді спору, що розглядається у порядку цивільного чи господарського судочинства не відрізняються, загальні суди при розгляді цивільних справ також можуть керуватись викладени­ми у Постанові Пленуму Вищого господарського суду рекоменда­ціями при визначенні кола питань, що виносяться на вирішення судової експертизи. Вперше про неприпустимість постановки правових питань на вирішення судової експертизи було вказано у Рекомендаціях Президії Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності»^[241], а потім у Постанові Пленуму Вищого господарського суду «Про деякі питання прак­тики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності»^[242]. Після прийняття зазначених Рекомендацій кількість поставлених перед експертами правових питань зменшилась, а на вирішення експертизи вже почали ставитись питання щодо наявності конк­ретних підстав для відмови у наданні TM правової охорони, як зазначено в п. 6, 8, 9 Табл. 1.

Однак необхідно враховувати, що на сьогодні, існують об’єк­тивні причини винесення на вирішення судової експертизи пра­вових питань. Це пов’язано, у першу чергу, з особливостями пра­вової природи об’єктів інтелектуальної власності.

Як зазначає О. Ф. Дорошенко, не можна стверджувати, що більшість питань, які ставляться в ухвалах про призначення су­дової експертизи з питань інтелектуальної власності, мають юри­дичне навантаження, але і повністю виключати можливість та необхідність застосування юридичних знань при їх проведенні не буде правильним, оскільки це позбавить експерта можливості дати повну і аргументовану відповідь на питання, що містяться в ухвалі про призначення експертизи.

Водночас він підкреслює, що жодним чином не допускається можливість ставити на вирішення експерту питання, що мають юридичний зміст у розумінні визначення вини або невинності особи, її дієздатності, здатності нести відповідальність^[243].

Зміст та кількість питань, що ставляться на вирішення судо­вого експерта залежить від обставин, що входять у предмет дока­зування у кожному виді спору щодо захисту прав на знаки для товарів і послуг.

Нижче наведені основні питання, що виникають для з’ясуван­ня обставин, що входять у предмет доказування в залежності від виду спору, пов’язаного із захистом права інтелектуальної влас­ності на торговельні марки та можуть бути поставлені на роз’яс­нення судового експерта (експертів).

У спорах про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним:

•Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № XXX таким, що не мав розрізняльної здатності на дату XX.XX.XXXX р?

•Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом Ук­раїни №XXX лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду?

•Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом Ук­раїни №XXX лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у свідоцтві товарів і по­слуг або у зв’язку з ними?

•Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №XXX оманливим?

•Чи відтворює знак для товарів і послуг за свідоцтвом Украї­ни №000 відомий в Україні твір «ААА» або його частини, що мають самостійне значення (назву, цитату, персонаж)?

•Чи відтворює знак для товарів і послуг за свідоцтвом Украї­ни №000 твір мистецтва «ААА» або його фрагменти?

Зокрема у спорі про визнання свідоцтва недійсним на роз’яс­нення судового експерта залежно від обставин справи може бути поставлено питання про наявність у свідоцтві елементів зобра­ження торговельної марки, які відсутні в поданій заявці, відпо­відно до п. 3.3. Постанови Пленуму Вищого господарського суду № 5 від 23.03.2012 року^[244].

У спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг через втрату позначенням розрізняльної здатнос­ті виноситься питання:

«Чи втратив знак для товарів і послуг розрізняльну здатність на дату XX.XX.XXXX (дату подання позову)?»

У спорах про порушення прав на знак для товарів і послуг:

•Чи є позначення (опис позначення), що використовується Осо­бою XXX тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №YYY настільки, що їх можна сплутати?

•Чи є товари і послуги, для яких Особою XXX використову­ється позначення (опис позначення) спорідненими з товарами і послугами для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № YYY?

2.