Об’єкти дослідження. Проведення експертизи

Предметом дослідження судової експертизи торговельних марок (далі — CETM) є фактичні дані (обставини справи), що на­лежать до властивостей матеріальних та нематеріальних (інфор­маційних) об’єктів, а також до охороноздатності конкретних об’єктів дослідження.Об’єктами дослідження CETM є торговель­ні марки (знаки для товарів і послуг), позначення на матеріаль­них предметах (на упаковці, нашивці, бирці, вивісці тощо), а також відомості, що містяться у матеріалах справи.

Основними об’єктами порівняння під час проведення судової експертизи TM є:

•зареєстрований знак із зареєстрованим знаком;

• зареєстрований знак з позначенням, яке використовується іншою особою;

•зареєстрований знак з іншими об’єктами інтелектуальної власності (промислові зразки, комерційні найменування, об’єкти авторського права тощо), Рисунок 8.

Рис. 8. Об’єкти порівняння при проведенні досліджень, пов’язаних із знаками для товарів і послуг, по роках

Особливість об’єктів дослідження CETM полягає в тому, що торговельні марки відносяться до об’єктів інтелектуальної влас­ності, які є індивідуальними, унікальними за своєю природою і є результатом творчої діяльності людини. Індивідуальність таких об’єктів зумовлює і індивідуальність підходів при їх досліджен­ні. Крім того, при визначенні характеристик окремого об’єкта може виникнути необхідність у з’ясуванні його приналежності до декількох інститутів права інтелектуальної власності. На­приклад торговельна марка може одночасно досліджуватись як засіб індивідуалізації та об’єкт авторського права або позначен­ня, що становить комерційне найменування, що може повністю змінити методи та підходи до їх дослідження.

Особиста експертна практика автора дозволила виявити особли­вості проведення експертного дослідження торговельних марок, що надасть змогу суду дати правильну оцінку наукової обґрунтова­ності висновку судового експерта, перевірити достовірність фак­тичних даних, що містяться у ньому та правомірність застосуван­ня експертних методів та методик у кожному окремому випадку.

Предметом конкретної судової експертизи TM є експертна зада­ча, яку необхідно вирішити у ході та за результатами дослідження на основі відповідного об’єму спеціальних знань з використанням засобів та методів, що є у розпорядженні судового експерта.

У теорії судової експертизи експертні задачі поділяють на ідентифікаційні, діагностичні, ситуаційні та класифікаційні, де останні інколи не виділяють в окрему групу а відносять до діаг­ностичних задач.

Ідентифікаційна група задач направлена на встановлення ін­дивідуально-конкретної тотожності об’єкта. За своєю суттю кри­міналістична ідентифікація — це процес встановлення тотожнос­ті об’єкта за сукупністю загальних та окремих ознак на основі залишених ним слідів чи їх відображень. Тобто, при ідентифіка­ції здійснюється ототожнення об’єкта за його слідами^[245].

Діагностичні задачі зводяться до встановлення властивостей, стану або зміни досліджуваних об’єктів, вивчення механізму подій чи окремих обставин, встановлення причино-наслідкових зв’язків між визначеними фактами.

Об’єктом ситуаційного дослідження є система властивостей матеріальної ситуації, що відображає динаміку окремої чи основ­ної події. За допомогою вирішення ситуаційних задач вдається виділити нові властивості і зв’язки у досліджуваному об’єкті, сприймати його як цілісну структуру^[246].

Для класифікації задач CETM за окремими групами розгляне­мо найбільш розповсюджені конкретні задачі, що виникають при дослідженні TM. До основних з них належать задачі:

•по встановленню тотожності позначень;

•по встановленню схожості позначень настільки, що їх можна сплутати;

• по встановленню відповідності позначення умовам надання правової охорони;

• по встановленню факту використання зареєстрованої торго­вельної марки тощо.

Особливістю вирішуваних CETM задач є те, що жодну з них по суті не можна віднести до ідентифікаційних, навіть задачу по встановленню тотожності позначень, з огляду на природу об’єк­тів дослідження^[247].

При проведенні CETM встановлюється тотожність двох засобів індивідуалізації (наприклад, дві зареєстровані TM або зареєстро­вана TM та позначення на упаковці товару), кожному з яких притаманні свої ознаки та властивості, а не ототожнення об’єкта та залишених ним слідів.

Тотожність об’єктів також розглядається по різному у теорії ідентифікації та при проведенні СЕТМ.

Так, відповідно до п. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, «позначення вважається тотожним з іншим позначен­ням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах»^[248]. Отже, при дослідженні ТМ встановлюється збіг елементів позначень, та при цьому вони можуть відрізнятись за такими ознаками як розмір (розмір може змінюватись в залежності від упаковки), шрифт (допускається незначна різниця у виді шрифту, що може бути не помічена споживачем) або навіть колір (у випадку коли знак за­реєстрований у чорно-білому виконанні і може застосовуватись у будь-якій формі чи кольорі). Кожен об’єкт має характерний лише собі комплекс ознак, а наявність незначної різниці між ними не буде помічена пересічним споживачем.

У теорії судової експертизи ідентифікувати об’єкт означає встановити (виявити) його тотожність з самим собою у різні пе­ріоди часу або у різному його стані з використанням для цієї мети залишені ним відображення (сліди)^[249]. По суті об’єкт та його сліди мають притаманний лише їм комплекс ідентифікаційних ознак, які повинні співпасти для висновку про тотожність. При цьому необхідно враховувати, що не всі ознаки об’єктів підляга­ють порівнянню, а лише ті, що відповідають таким вимогам як вираженість, специфічність, відносна стійкість, самостійність та незалежність тощо.

Зрозуміло, що у широкому розумінні ідентифікація — це встановлення тотожності, однак по відношенню до торговельних марок їх тотожність є очевидною і не потребує застосування спе­ціальних знань. Тотожність двох знаків, які зареєстровані для одного й того ж класу товарів може бути встановлена судом, а при її визначенні відсутня необхідність у виділенні індивідуаль­но-характерного комплексу ознак або у застосуванні різних мето­дів порівняння, наприклад таких як спосіб накладення відобра­жень або спосіб лінійного суміщення, які не можуть бути засто­совані при проведенні CETM.

Крім того, об’єкти CETM через свою нематеріальну природу не мають стійкої зовнішньої форми, яка є необхідною для ідентифі­кації. Наприклад не можна встановити розмір торговельної марки, оскільки він може змінюватись в залежності від розміру матеріального об’єкта на якому її нанесено.

Дослідження торговельних марок проводиться через призму сприйняття її споживачем та в умовах, що склалися на ринку. Це також не можна назвати ідентифікацією за уявним образом, коли засобом ідентифікації є слід пам’яті^[250], оскільки споживачі по різному можуть сприймати одне й теж позначення, тобто цей образ не є повним і чітким та не має конкретної зовнішньої форми за яким можна ідентифікувати об’єкт. При цьому торго­вельна марка досліджується у комплексі порівняння її ознак, тіс­ної взаємодії з товарами та послугами для яких її зареєстровано та з позиції сприйняття її середнім споживачем. У даному випад­ку споживач виступає як абстрактна категорія, що означає серед­нього споживача, тобто особу, яка володіє інформацією щодо то­вару чи послуги, маркованої торговельною маркою у звичайному для більшості споживачів обсязі і не має додаткових відомостей про товар чи послугу внаслідок професійної діяльності або будь- якого попереднього вивчення ринку.

Як зазначалось, суттєвою проблемою у проведенні експертних досліджень TM є відсутність методик та рекомендацій, затвер­джених уповноваженим органом. На сьогодні ведеться робота у напрямку створення Методики судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг, однак викладені у таких проектах криміналістичні підходи до дослідження TM не завжди можуть бути застосовані через природу об’єкта дослідження, його індиві­дуальність та унікальність, а також залежність умов надання TM правовоїохорони від змін у законодавстві.

^гГому більш доцільним буде створення методичних рекоменда­цій дослідження TM ніж створення, власне, методики, тобто конкретних жорстких правил або певного алгоритму досліджен­ня, які неможливо пристосувати в умовах вдосконалення та зміни законодавства.

Методичну базу судово-експертних досліджень TM складають нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері інте­лектуальної власності, а також міжнародна практика з цих пи­тань. Основними з них є Цивільний кодекс України^[251], Закон Ук­раїни «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»^[252], Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва Украї­ни на знак для товарів і послуг^[253], науково-методичне видання Всесвітньої організації інтелектуальної власності «Основи інтелек­туальної власності»^[254], науково-методичні рекомендації експертизи заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку)^[255], тощо.

Характер та методи дослідження TM залежать від поставле­них на вирішення судової експертизи задач та особливостей об’єктів дослідження. При проведенні CETM застосовують за­гальні методи пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція, ана­логія, абстрагування та узагальнення) та окремі загальнонаукові методи. Однак важко уявити, що при даному виді дослідження буде проводитись експеримент, або можуть бути застосовані тех­нічні засоби, які притаманні тим же криміналістичним видам су­дових експертиз.

Методологічною основою дослідження TM є закони формаль­ної логіки, переважно закон достатньої підстави. Суть закону по­лягає в тому, що будь-яка істинна думка має достатню підставу.

Із закону достатньої підстави випливає, що будь-яка думка може бути істинною тільки тоді, коли вона обґрунтована. Закон до­статньої підстави є відображенням необхідного взаємозв’язку, іс­нуючого між предметами і явищами навколишнього світу, а саме: відображенням причинно-наслідкових відношень, генетичних зв’язків тощо. Як у самій дійсності кожне явище має свою причину, свою реальну підставу, без котрої воно не могло б виникнути й іс­нувати, так і в мисленні будь-яка думка має свою достатню підставу.

Іншими словами, для певного положення мають існувати до­статні базові параметри, підстави, в силу яких воно вважається істинним.

В науці достатніми підставами вважаються:

•положення про перевірені факти дійсності;

•наукові визначення;

•раніше доведені наукові положення;

•аксіоми;

•особистий досвід.

Якщо при проведенні криміналістичних видів експертиз за­звичай застосовується такий закон формальної логіки як закон тотожності, то при вирішенні задач CETM застосовується саме закон достатньої підстави і висновки ґрунтуються на фактах, що містяться у матеріалах справи та вже встановлені судом, на на­укових визначеннях та доведених положеннях, що відображені у рекомендаціях закладу експертизи заявок на TM та міжнародних організацій, аксіомах, якими по суті є норми законодавства щодо TM та особистому досвіді судового експерта.

Для прикладу розглянемо таку конкретну задачу судової екс­пертизи TM як встановлення схожості зареєстрованих торговель­них марок.

Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил, позначення вважається схо­жим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів^[256].

Для встановлення схожості торговельних марок настільки, що їх можна сплутати необхідно визначити схожість позначень, а також однорідність товарів і послуг, для яких вони зареєстровані.

Чи можна віднести цю задачу до ідентифікаційних, а процес її вирішення до ідентифікації чи до криміналістичної ідентифікації?

Відповідно до теорії ідентифікації після встановлення індиві­дуально-характерного комплексу ознак об’єктів у ході порівняль­ного дослідження проводиться порівняння виявлених одноймен­них ідентифікаційних ознак, встановлюється співпадання та роз­біжності ознак та визначаються причини розбіжностей. Порівняння ідентифікаційних ознак ведеться у напрямку від за­гальних до окремих. При розбіжності загальних ознак об’єкт ви­ключається з числа тих, що перевіряються. Тобто, виявлення об’єктивних відмінностей між загальними ознаками об’єктів, ро­бить непотрібним проведення порівняння родових (групових) і окремих ознак. Відповідно, виявлення суттєвих відмінностей при порівнянні родових (групових) ознак виключає необхідність по­рівняння окремих ознак. В обох цих випадках слідує категорич­ний висновок про відмінність об’єктів за відповідними ознаками.

Порівняльне дослідження торговельних марок відрізняється від прийнятого у теорії ідентифікації. При проведенні CETM по­рівнянню підлягають досліджувані позначення незалежно від співпадання чи розбіжності їх загальних, видових чи окремих ознак і оцінка надається як співпаданням так і розбіжностям ознак. При розбіжності загальних або видових ознак об’єкти про­довжують досліджуватись на наявність схожості між ними на відміну від криміналістичної ідентифікації.

Так, при порівнянні сліду пальця руки, що відноситься до певного типу, наприклад, дугового, відбитки пальців рук, що відносяться до інших типів (завиткових, петльових) виключа­ються і не беруться до уваги при подальшому порівнянні окре­мих ознак.

Однак при дослідженні торговельних марок позначення, що належать до різних видів, наприклад словесне та комбіноване, не лише підлягають порівнянню, а й можуть бути визнані схожими настільки, що їх можна сплутати. Крім того, схожими можуть бути визнані і об’єкти, що відрізняються за загальними ознаками і навіть відносяться до різних об’єктів інтелектуальної власності, наприклад при дослідженні схожості між торговельною маркою та комерційним найменуванням.

Для визначення схожості TM недостатньо лише виділити та порівняти загальні, родові та окремі ознаки, що властиве для криміналістичної ідентифікації, необхідно оцінити кожну ознаку з позиції впливу її на свідомість споживачів різних категорій та груп, а також умов, що склалися на ринку.

Так при встановленні однорідності товарів і/або товарів і по­слуг визначається принципова імовірність виникнення у спожи­вача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту то­варів, коло споживачів.

Крім того при дослідженні необхідно враховувати, що спорід­неність товарів і послуг тісно пов’язана з характеристиками са­мого зареєстрованого знака, його розрізняльною здатністю, сту­пенем його відомості в певному колі споживачів, періодом вико­ристання такого знака. І навіть кількість товарів, стосовно яких використовуються і зареєстровані знаки має значення для перелі­ку товарів і послуг, які будуть вважатись спорідненими.

Недостатнім для визначення торговельних марок схожими є встановлення певної сукупності схожих ознак або їх більшості. Кожна ознака повинна бути оцінена і врахована окремо або в су­купності. Так, при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), смислова (семантична) та гра­фічна (візуальна) схожість. Співпадання більшості ознак фоне­тичної схожості не свідчить про загальний висновок про схожість позначень за фонетичними ознаками без надання кожній чи пев­ній їх сукупності відповідної оцінки, адже навіть наголос у слові може впливати на схожість позначень в цілому, яскравим при­кладом зазначеного є словесні позначення З’АМОК та ЗАМ’ОК, де наголос змінює їх семантичне значення.

Викладене свідчить про обмеженість застосування криміналіс­тичних підходів при проведенні СЕТМ. Не можна також говори­ти про віднесення дослідження TM до діагностичних чи ситуацій­них досліджень у чистому вигляді, оскільки СЕТМ є складним дослідженням і потребує не пристосування вже існуючих підхо­дів теорії судової експертизи, а вироблення притаманних лише цьому виду дослідження методичних підходів.

При вирішенні основної задачі при проведенні СЕТМ можуть виникати численна кількість підзадач ідентифікаційного, діаг­ностичного та ситуаційного характеру у широкому їх розумінні. Крім того, через унікальність об’єктів дослідження також мож- ёиве вирішення так званих нестандартних (евристичних) задач, які потребують від експерта самостійного пошуку. Саме вирішен­ня нестандартних задач при проведенні CETM дає підстави вва­жати її науковим дослідженням, проведення якого чітко регла­ментовано процесуаёьним законодавством.

Необхідність дослідження торговеёьних марок через призму сприйняття її споживачем та в умовах, що скёаёися на ринку, спричиняє суб’єктивність висновків судового експерта, які базу­ються біёьшe на логічному мисленні та досвідченості експерта, ніж на чітко встановленій послідовності застосування методів, прийомів та технічних засобів (методика судової експертизи), які застосовуються при проведенні інших видів судових експертиз, особёиво криміналістичних.

Висёовёена у висновку позиція експерта означає суб’єктивний характер відомостей, що у ньому містяться і по одному й тому ж питанню у різних експертів можуть бути різні думки, що ство­рює підстави дёя проведення повторної експертизи.

Проте, як зазначає Дорошенко О. Ф., слід розуміти, що висно­вок експерта явёяе собою не поверхневе судження про факти об’єктивної дійсності, а резуёьтат практичної діяёьності — про­ведення дослідження та теоретичної роботи — аналізу та форму- ёювання відповідей на питання. Тобто, висновок експерта є не просто констатацією фактів об’єктивної реальності та їх описом. Експерт дає цим фактам своє пояснення у системі понять певного кёасу експертиз. Межі цього судження експерта визначені зав­даннями, що ставить суд^[257].

Дёя надання об’єктивного висновку з поставёених на вирішен­ня CETM питань, необхідно розгёянути доцільність дослідження та оцінки судовим експертом таких обставин, що входять до пред­мету доказування як, наприкёад, «введення в оману», «набуття позначенням pозpізняёьної здатності», «відомість комерційного (фірмового) найменування», тобто обставин, встановёення яких за- ёежить від сприйняття об’єкта дослідження споживачем.

Джереёами доказів дёя встановёення таких фактичних даних є думка середнього споживача, від сприйняття якого і заёежить наявність або відсутність наведених вище фактичних даних. Як свідчить зарубіжна практика, ці обставини встановлюються да­ними (висновками, результатами) соціологічних опитувань.

Найбільшого поширення опитування населення набуло в Спо­лучених Штатах Америки, скандинавських країнах та в Німеч­чині. Правова доктрина та судова практика цих країн виходять з того, що за умови відповідності опитування певним критеріям, в результаті гарантується отримання реальних показників.

Судова практика Російської Федерації також свідчить про за­лучення як одного із засобів доказування у спорах щодо захисту прав на торговельні марки результатів соціологічних опитувань. Більше того, дані соціологічних опитувань вважаються належ­ним доказом у справі для визначення схожості позначень на від­міну від висновку судової експертизи.

Так, у п. 13 інформаційного листа Президії Вищого Арбітраж­ного Суду Російської Федерації зазначено, що питання про сту­пінь змішування позначень є питанням факту і за загальним пра­вилом може бути вирішене судом без призначення експертизи. Експертиза призначається лише у разі, коли для порівняння по­значень необхідні спеціальні знання. Питання ж про схожість до ступеню змішування двох словесних позначень, застосованих на товарах позивача і відповідача, може бути вирішене судом з по­зиції рядового споживача і спеціальних знань не потребує^[258].

Отже, на думку суду, заснованої на здійсненому їм порівнянні позначень, а також на залучених до матеріалів справи даних про­веденого соціологічного опитування, судом було встановлено при розгляді справи, що небезпека змішування позначень в очах спо­живача існує.

В іншій постанові Президії ВАС РФ від 18.07.2006 № 3691/06 у справі «NIVEA» та «LIVIA» додатково було вказано три важли­ві моменти:

1) для визнання схожості товарних знаків достатньо самої не­безпеки, а не реального їх змішування. Її наявність може бути встановлена виходячи, зокрема, з результатів соцопитувань, представлених правовласниками;

2) необхідно проводити оцінку однорідності товарів, оскільки вона впливає на встановлення наявності або відсутності загрози змішування товарних знаків;

3) наявність серії знаків (тобто групи товарних знаків одного власника, що мають загальні елементи) впливає на посилення розрізняльної здатності, як, втім, і тривалість їх використання на товарному ринку^[259].

Таким чином, в справах про незаконне використання знаків для товарів і послуг суди Російської Федерації не обмежуються формальною оцінкою позначень за порівняльнимиознаками. Ос­новну увагу вони приділяють питанням сприйняття даних позна­чень споживачами, які можуть встановлюватись даними соціоло­гічних опитувань, що повинні надаватись правовласниками. Цей підхід є більш об’єктивним і повноцінним з точки зору економіч­них інтересів правовласників.

Однак, треба сказати і про проблему використання таких джерел доказів як соціологічні опитування. Особи, які виступа­ють проти соцопитувань, аргументують свою позицію тим, що отримані результати не можуть вважатись достовірною інфор­мацією, оскільки існує велика вірогідність їх перекручення на користь зацікавленої особи. В даному випадку мова йде не стільки про результати дослідження, які в дійсності не мали місця, скільки про використання дослідником в ході опитуван­ня певних методів, які свідомо призведуть до отримання необ­хідних зацікавленій особі даних. Наприклад, необхідні дані можна отримати за допомогою питання, сформульованого у не­прямій формі чи питання, що безпосередньо посилаються на до­сліджуваний знак тощо.

Як і будь-які інші докази у справірезультати соціологічних опитувань підлягають оцінці судом на предмет їх достовірності, належності та допустимості відповідно до ст. 212 ЦПК України.

Перевірка достовірності даних, що містяться у висновку соціо­логічного опитування може бути здійснена шляхом надання ре­цензії на нього або залученням нових доказів, що прямо або по­бічно підтверджують (спростовують) кінцеві висновки, викладені у звітах соціологічних опитувань.

Наприклад, у рішенні Арбітражного суду міста Москва наво­дився результат аналізу звіту Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), висновки якого були залучені як доказ наявності схожості товарних знаків № 432596 та № 184515 и № 80, комбінованих, що містять словесний елемент «АЛИНА» і «АЛЁНКА» відповідно:

«З відгуку на звіт «Визначення схожості/розбіжності в офор­мленні упаковок шоколаду «Алёнка» і «Аліна» (ВЦВГД, Москва, 2010), проведеного фахівцями Аналітичного Центру Юрія Левади, вбачається, що в ньому не показана вибірка дослідження; опиту­вання нерепрезентативне; не вказанастатистична погрішність до­слідження; відсутні відомості про проведений контроль інтерв’юе­рів і достовірності даних; цілий ряд питань не дає можливості рес­пондентам вибрати іншу відповідь. Низка запитань носить навідний характер, низка запитань носить не особистий (що відно­ситься до думки респондентів), а експертний характер та інші не­доліки, які дозволяють фахівцеві зробити висновок про те, що ви­кладені у звіті дані про схожість та відмінність упаковок, що під­лягали тестуванню, можна і слід вважати істотно зміщеними на користь гіпотези про наявність схожості між ними. Проведене Аналітичним Центром Юрія Левади опитування споживачів пока­зало цифри, що відрізнялись від наявних у звіті ВЦВГД»^[260].

З наведеного формулювання випливає, що звіт готувався так, щоб відповідати заздалегідь визначеним і «очікуваним» резуль­татам. Для отримання необхідного результату можуть використо­вуватися такі способи: посилення рекламної кампанії під час проведення опитування, застосування при проведенні досліджен­ня прямих питань, які безпосередньо посилаються на досліджу­ваний знак, а, отже, провокують споживачів на вже заплановані дослідником відповіді тощо.

Як зазначає Т. С. Демченко, насамперед, опитування має про­водитись компетентною, незалежною від сторін установою, яка спеціалізується на подібних дослідженнях, має відповідний до­свід роботи та високу репутацію. Крім того, орган, за рішенням якого знак визнається загальновідомим, на прохання зацікавле­них осіб чи з власної ініціативи має право контролювати певні параметри дослідження. Наприклад, суди в Німеччині вимага­ють, щоб в опитуванні приймали участь не менше, ніж дві тисячі осіб. Нарешті, існують також деякі вимоги стосовно самого про­цесу опитування, які стосуються вибору кола опитуваних осіб, методів опитування, змісту питань тощо. Дотримання визначе­них стандартів, на думку прибічників опитування, дозволяє от­римати достовірні дані, необхідні для визначення ступеня відо­мості знака серед зацікавленої частини населення^[261].

Крім складності визначення достовірності даних, що містять­ся у результатах соціологічних опитувань, постає питання про допустимість такого доказу (ст. 59 ЦПК України). Висновки (ре­зультати) соціологічних опитувань, зазвичай, відносять до пись­мових доказів.

Однак, віднесення результатів соціологічних опитувань до письмових доказів є сумнівним з огляду на те, що необхідність їх отримання виникає після відкриття провадження у цивільній справі, а однією з ознак письмових доказів є виникнення їх поза зв’язком із судовим процесом. Крім того, висновки соціологічних опитувань потребують встановленого порядку їх отримання, до­слідження та оцінки у судовому процесі. Саме суд повинен дати оцінку зазначеному джерелу доказів за своїм внутрішнім переко­нанням, а відомості, що містяться у ньому визнати встановленим юридичним фактом.

Таким чином, використання результатів соціологічних опиту­вань для встановлення обставин справи, що входять у предмет доказування, викликає певні складнощі. До основних питань, які потребують вирішення, слід віднести:

• визначення достовірності даних соцопитувань (визначення репрезентативності даних соцопитувань, достатніх для того, щоб вважатись достовірними, тобто яка кількість та який зміст питань буде вважатись необхідним і достатнім для встановлення фактичних даних та використання результатів соцопитувань у суді);

•відсутність встановленого законодавством механізму призна­чення та проведення соціологічних опитувань;

•складність оцінки результатів соціологічних опитувань як дже­рела доказів у суді (наприклад, чи буде вважатись достовірни­ми дані соціологічного опитування, що надаються сторонами);

•висока вартість проведення соціологічних опитувань.

Проте, треба визнати, що результати соціологічних опитувань, приєднані до матеріалів справи і надані судовому експерту для проведення дослідження значно спрощують вирішення поставле­них питань, що стосуються обставин, встановлення яких зале­жить від сприйняття об’єкта дослідження середнім споживачем. Судовий експерт зможе оцінити у сукупності ознаки об’єктів до­слідження із врахуванням сприйняття їх середнім споживачем (за даними соціологічних опитувань) та узгодити з іншими мате­ріалами справи.

Використання результатів соціологічних опитувань для вста­новлення обставин справи прямо передбачено при визнанні знака для товарів і послуг добре відомим в Україні. Зокрема, Вищий гос­подарський суд у своїй Постанові від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності»^[262] вказує на те, що з’ясування деяких факторів, що можуть розгля­датись як доречні для визначення торговельної марки добре відо­мою в Україні господарські суди мають призначати судову експер­тизу або витребувати необхідні відомості від сторін, до яких нале­жать, зокрема, результати соціологічних опитувань (п. 3.5).

Однак Вищий господарський суд у своїй Постанові помилково зазначає, що результати соціологічних опитувань проводяться Апе­ляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України згідно з Порядком визнання знака добре відомим в Украї­ні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної влас­ності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228^[263]. У наведеному Порядку визнання знака добре відомим в Україні, у п. 3.2.3 вказується на те, що відомість знака в певному колі споживачів може підтверджуватися резуль­татами опитування з питання доброї відомості знака в Україні, про­веденого дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень.

Альтернативним вирішенням проблеми дослідження обставин, встановлення яких залежить від сприйняття їх споживачем та виключення надання суб’єктивних висновків судовим експертом при дослідження таких обставин може бути призначення комі­сійної експертизи.

На відміну від інших видів судових експертиз (додаткової, по­вторної, комплексної), підстави призначення яких чітко регла­ментовані процесуальними кодексами, зокрема ЦПК України, підстави для призначення та проведення комісійної експертизи не визначені процесуальним законодавством.

У статті 148 ЦПК України лише зазначено, що комісійна екс­пертиза проводиться не менш як двома експертами одного напря­му знань, однак не визначено чим обумовлені підстави її призна­чення та проведення^[264].

Закон України «Про судову експертизу» (ст. 23)^[265] передбачає можливість включати до складу експертних комісій провідних фахівців інших держав, однак широко трактує підставу залучен­ня таких фахівців — «у необхідних випадках».

Підзаконні нормативні акти, які регулюють правове забезпе­чення судово-експертної діяльності також не містять підстав для призначення комісійної судової експертизи. П. 4.11 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково- методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз^[266] лише містить підставу передоручення прове­дення судової експертизи комісії експертів, яке може здійснити керівник експертної установи,якщо при ознайомленні з виснов­ком судового експерта буде встановлено, що дослідження прове­дені з недотриманням чи відхиленням від методики дослідження. Зазначений пункт стосується регулювання організаційних та ме­тодичних аспектів експертних установ і не містить пряму вказів­ку як на підставу для призначення комісійної експертизи.

У науковій літературі наводяться різні підстави для призна­чення комісійної судової експертизи. Так, М. Г. Щербаковський зазначає, що проведення комісійних експертиз обумовлено на­ступними причинами:

1) складністю процедури дослідження й оцінки отриманих ре­зультатів;

2) особливою відповідальністю й значимістю результатів експер­тизи у кримінальній справі. Наприклад, в експертних уста­новах Міністерства юстиції України повторні експертизи проводяться переважно комісією;

3) навчанням експерта-стажиста в період підготовки до само­стійної роботи^[267].

Про проведення повторних судових експертиз комісією екс­пертів у спорах про захист прав інтелектуальної власності також наголошував О. Ф. Дорошенко. Він зазначає, що досвід практичної діяльності у сфері експертизи об’єктів інтелектуальної власності дозволяє говорити про наявність підстав ставити питання про вре­гулювання на рівні актів Міністерства юстиції (або рекомендацій судових органів) порядку призначення повторної експертизи, до якої доцільно залучати представників декількох установ, тобто ставити питання про те, що повторна експертиза повинна носити комісійний характер. Таким чином в майбутніх судових процесах буде усунено посиланняна зацікавленість окремого судового екс­перта у конкретних результатах судової експертизи^[268].

Однак, Пленум Верховного суду України у своїй постанові від 30.05.1997 № 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивіль­них справах» зазначає, що не повинна віддаватись перевага ви­сновку експертизи лишетому, що вона проведена комісійно, по­вторно, експертом авторитетної установи або таким, який має більший досвід експертної роботи, тощо^[269].

Незважаючи на те, що висновку експертизи не може надава­тись перевага лише тому, що вона проведена комісійно, є підста­ви вважати висновки комісійної експертизи більш достовірними зважаючи на те, що процесуальним законодавством передбачена можливість надання окремого висновку експертом, який не згод­ний з висновками комісії з усіх питань або з питань, які викли­кають розбіжності. Можливість висловити при проведенні комі­сійної експертизи відмінної думки забезпечить всебічність та об’єктивність проведеного дослідження.

Дійсно, кількість призначених повторних судових експертиз у спорах, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності, вражає, особливо це стосується справ, що розглядаються госпо­дарськими судами (при розгляді окремої справи може бути при­значено та проведено до 4-х судових експертиз, з них — 3 по­вторні)^{117, 118, [270] [271] [272]. Треба погодитись з думкою О. Ф. Дорошенка та закріпити порядок призначення повторної експертизи у спорах, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності, прове­дення якої доручати комісії експертів. Це можна зробити на рівні рекомендацій судових органів.}

Так, наприклад, Постановою Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судо­вих експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності», визначається загальний порядок призначення судової експертизи у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності, обставини, що вхо­дять у предмет доказування у конкретних спорах щодо захисту основних об’єктів ІВ, зокрема знаків для товарів і послуг (п. 3 названих Рекомендацій) та питання, що можуть бути поставлені на роз’яснення судового експерта^[273].

Отже, спеціальну процедуру призначення комісійної експер­тизи у спорах щодо захисту прав на знаки для товарів і послуг можна також передбачити на рівні нормативно-правових актів судових органів — Рекомендацій Вищих спеціалізованих судів, які даютьспеціалізованим судам нижчого рівнярекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавстващодо вирішен­ня справ відповідної судової юрисдикції.

Таким чином, пропонується, для такого об’єкта інтелектуаль­ної власності як торговельна марка, призначати комісійну екс­пертизу у випадку, коли вплив суб’єктивної думки експерта на результати дослідження найбільш високий, тобто для досліджен­ня обставин, встановлення яких залежить від сприйняття їх спо­живачем. Така спеціальна процедура призначення комісійної експертизи дозволить уникнути надання суб’єктивних висновків з поставлених на вирішення судової експертизи питань за раху­нок проведення дослідження та надання висновку не одним суб’єктом, а за участю декількох експертів — фахівців в одній галузі знань. Крім того, процесуальним законодавством передба­чена можливість надання окремого висновку експертом, який не згодний з висновками комісії з усіх питань або з питань, які ви­кликають розбіжності, що надасть можливість висловити і від­мінну думку та забезпечить всебічність та об’єктивність проведе­ного дослідження.

Рекомендації судовим органам щодо призначення судової екс­пертизи пропонується викласти у такій редакції:

«З метою правильного і однакового застосування судами норм чинного законодавства у вирішенні питань призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності, Пленум (Президія) Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і криміналь­них справ (Вищого господарського суду України) вважає за необ­хідне дати такі рекомендації.

1. Загальні питання призначення судової експертизи у спра­вах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності.

Повторну судову експертизу судам слід призначати комісії судових експертів, проведення якої суд може доручити декіль­ком експертам однієї установи або експертам кількох установ. При призначенні повторної судової експертизи експертам кіль­кох установ, суд визначає, яка з них є провідною. Особи, які бе­руть участь у справі, мають право просити суд провести екс­пертизу у відповідній судово-експертній установі (установах) або доручити її проведення конкретним експертам, які мають входити до складу комісії.

2. Експертиза у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права штеёектуаёънт вёасностч на торговеёъш марки.

Дёя з’ясування обставин, встановёення яких заёежитъ від сприйняття їх споживачем, коёи впёив суб’єктивної думки екс­перта на резуёътати досёідження найбіёъш високий, судам сёід призначати проведення комісійної судової експертизи. До обста­вин, встановёення яких заёежитъ від сприйняття їх спожива­чем, зокрема, наёежатъ:

• віднесення позначення до таких, що можутъ ввести в оману щодо товару, посёуги або особи, яка виробёяе товар або надає посёугу;

• набуття або втрата позначенням розрізняёъної здатності;

• відомістъ в Україні комерційного (фірмового) найменування тощо»

2.4. Результати проведеного дослідження — висновки та критерії оцінки їх судом

Завершальним етапом діяльності з формування висновку екс­перта як судового доказу є його дослідження та оцінка судом. Дослідження висновку експерта являє собою безпосереднє ви­вчення тексту висновку, його сприйняття та аналіз.

Оцінка висновку експерта — це розумова діяльність, що здійс­нюється для встановлення допустимості і належності його як до­казу, а також вірогідності і доказового значення фактів і обста­вин, для встановлення яких призначена експертиза, визначення форм і шляхів його використання в доказуванні.

Найбільш важливим показником проведеного статистичного аналізує результати проведеного дослідження — висновки, які необхідні для встановлення обставин, що мають значення у спра­ві. Хоча, відповідно до п.п. 6, 7 ст. 147 ЦПК України висновок експерта для суду не є обов’язковим, незгода з ним повинна бути мотивована в рішенні або ухвалі.

Відповідно до результатів проведеного статистичного аналі­зу висновків, яких дійшов експерт у результаті проведеного до­слідження, встановлено поширення на знак для товарів і по­слуг наступних підстав для відмови в наданні правової охоро­ни, Таблиця 2.

Таблиця 2.

Кількість виявлених TM, на які поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони по роках

Для отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг позначен­ня перевіряється на наявність підстав для відмови у наданні право­вої охорони, відповідно до п. 1 ст. 5 та ст. 6 Закону, на стадії про­ведення кваліфікаційної експертизи, що проводиться Державним підприємством «Український інститут промислової власності».

Однак, з наведених в Табл. 2 та Рисунку 8 даних видно, що правову охорону надають позначенням, які не відповідають пунктам ст. 5, 6 Закону [2], що свідчить про розбіжність між ви­сновками кваліфікаційної експертизи знаків та висновками судо­вої експертизи.

Рис. 9. Динаміка встановлених підстав для відмови у наданні правової охорони щодо досліджуваних TM та встановлених схожих із TM позначень

У спорах про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним відповідачі досить часто посилаються на висновки кваліфікаційної експертизи знаків як на доказ, що підтверджує відповідність позначення умовам надання правової охорони, на­віть якщо проведеною судовою експертизою встановлено проти­лежне. В такому разі виникає складність оцінки судової експер­тизи як засобу доказування.

При оцінці судом висновку судової експертизи, результати якого відрізняються від проведеної експертами Укрпатенту ква­ліфікаційної експертизи знаків, суд може враховувати наступне:

1. Експерт кваліфікаційної експертизи «формально» перевіряє позначення на відповідність критеріям надання правової охорони, по типу «відповідає», «не відповідає» безвідносно прогнозування виникнення конфліктної ситуації на ринку. Адже конфлікт може і не виникнути, а звуження правової охорони позначення, на­приклад обмеження переліку товарів і послуг, ґрунтуючись лише на суб’єктивній думці експерта, неприпустиме.

Судовий експерт, навпаки, досліджує позначення за умови вже існуючого конфлікту на ринку або з його безумовним про­гнозуванням в майбутньому.

2. Експерт кваліфікаційної експертизи також не може точно визначити відповідність позначення умовам надання правової охорони, що стосуються прав третіх осіб, наприклад, чи відтво­рює позначення фрагмент твору науки, літератури чи мистецтва, на підставі абз. 3 п. 4. ст. 6 Закону^[274], через численність та розма­їття об’єктів авторського права. Крім того, через відсутність пуб­лікації заявок на торговельні марки, особа, права якої порушені, чи можуть бути порушені, не може подати мотивоване заперечен­ня проти реєстрації позначення на стадії проведення кваліфіка­ційної експертизи.

Судова експертиза у цивільних справах призначається або під час судового розгляду або в процесі підготовки до нього, тобто коли особа, права якої можуть бути порушені через реєстрацію знака, вже заявила про свої права. Судовий експерт досліджує об’єкти та матеріали, надані йому судом і не може самостійно збирати матеріали, які підлягаютьдослідженню, а також вибира­ти вихідні дані для проведення експертизи, навіть якщо вони ві­дображені в наданих йому матеріалахнеоднозначно^[275].

3. У матеріалах справи може бути зібрана інформація якою не володів експерт, що проводив кваліфікаційну експертизу знаків, проте, яка була надана для проведення судової експертизи.

Відповідно до п. 4.14. Інструкції про призначення та прове­дення судових експертиз та експертних досліджень, висновок експерта складається з обов’язковим зазначенням його реквізитів (найменування документа, дати та номера складання висновку, категорії експертизи (додаткова, повторна, комісійна, комплекс­на), виду експертизи (за галуззю знань) та трьох частин: вступної (Вступ), дослідницької (Дослідження) та заключної (Висновки)^[276].

При провадженні у цивільній справі повинні оцінюватися не тільки відповіді експерта на поставлені йому питання. Вступна і дослідницька частини висновку експерта теж мають важливе до­казове значення. їх аналіз дає змогу правильно оцінити кваліфі- кованість, обґрунтованість і повноту відповідей експерта, їх при­датність для встановлення обставин, які входять до предмета до­казування у справі.

Суд повинен дати оцінку кожному висновку з точки зору все­бічності, повноти й об’єктивності експертного дослідження та з’ясувати:

•чи було додержано вимоги законодавства при призначенні та проведенні експертизи;

•чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі; •компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх по­вноважень;

•достатність поданих експертові об’єктів дослідження;

•повноту відповідей на поставлені питання та їх відповідність іншим фактичним даним;

• узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи;

•обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Найбільш складною для суду є перевірка наукової обґрунтова­ності та правомірності використання у конкретному випадку екс­пертної методики. Суддя не є спеціалістом у тій галузі знань, до якої відноситься експертне дослідження і не володіє тими знан­нями, що і експерт. Ускладнює оцінку наукової обґрунтованості висновку експерта також відсутність методик проведення експер­тних досліджень знаків для товарів і послуг та, як зазначалось, недоцільність їх прийняття з огляду на специфічність об’єкта до­слідження, його індивідуальність та унікальність, а також за­лежність його правового статусу від змін у законодавстві.

Але це не означає, що суддя не може взагалі перевірити на­укову обґрунтованість та правомірність застосування експертних методик чи методів дослідження. Досвід і кваліфікація суддів, практика розгляду окремої категорії цивільних справ - зокрема, справ щодо захисту прав на знак для товарів і послуг, можли­вість зіставити висновки експерта з іншими доказами, поданими по цивільній справі, дозволяють суду всебічно перевірити науко­вість застосованих методів дослідження, повноту та обґрунтова­ність висновків. Крім того, якщо суд має сумніви у правильності висновку він може призначити додаткову експертизу або викли­кати експерта для роз’яснення і доповнення його висновку.

За підсумками оцінки суд може визнати висновок експерта:

1) повним та обґрунтованим і покласти його в основу рішення суду;

2) недостатньо ясним та неповним і призначити своєю ухвалою додаткову експертизу;

3) необґрунтованим, таким, що викликає сумніви в його пра­вильності, і призначити повторну експертизу.

Крім того, суд може не погодитися з висновками експерта і, не призначаючи повторної експертизи, вирішити справу на під­ставі інших доказів, оскільки висновок експерта для суду нео­бов’язковий і оцінюється за правилами оцінки будь-яких інших доказів(ст. 212 ЦПК України).