Предмет та засоби доказування у спорах, що виникають через реєстрацію та використання схожих позначень

До предмету доказування входять обставини, на яких сторони обґрунтовують свої вимоги та заперечення, а також інші обстави­ни, встановлення яких забезпечує правильне, законне та обґрун­товане вирішення цивільної справи.

Аналіз норм матеріального права, на підставі яких формуєть­ся предмет доказування у спорах, які виникають через реєстра­цію та використання схожих позначень, дозволив розмежувати два поняття «введення в оману при використанні позначення» та «змішування позначень при їх схожості», а також дозволив ви­значити, що перше з них відноситься до абсолютних підстав для відмови у реєстрації позначення та визнання свідоцтва недійс­ним, а друге — до відносних, і є підставою для визнання дій по­рушенням прав власника свідоцтва.

Право власника свідоцтва забороняти іншим особам викорис­товувати знак, встановлене п. 5 ст. 16 Закону, містить два на­слідки використання тотожних або схожих позначень для спорід­нених товарів і послуг:

•сплутування позначень споживачем;

•введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги.

У зв’язку з цим, у спорах про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним через тотожність або схожість позна­чень позивачі додатково посилались на те, що пізніше зареєстро­ваний знак є таким, що вводить в оману щодо особи, яка вироб­ляє товари або надає послуги, як на обставину, що обґрунтовує позов.

Однак, чи входить наведена обставина до всієї сукупності об­ставин, які необхідні та достатні для своєчасного та повного з’ясування судом обставин справи та правильного вирішення спору по суті, тобто в предмет доказування? Чи не порушується при розгляді досліджуваних спорів щодо захисту прав на знаки для товарів і послуг правило належності (належності) доказів?

Правильному визначенню складу всіх обставин предмету дока­зування у справі сприяє правило (принцип) про належність дока­зів, закріплене в ст.

Задача суду в тому, щоб залучити до справи всі необхідні, такі що мають значення для вирішення спору, докази й одночасно не допустити нагромадження її матеріалами і фактичними даними, які не відносяться до справи. Отже, правило належності доказів тісно пов’язано з предметом доказування.

Розглянемо предмет доказування у кожному з досліджуваних видів спорів щодо захисту прав на знаки для товарів і послуг.

Так, до предмету доказування у спорах про визнання свідоц­тва на знак для товарів і послуг недійсним на підставі схожості позначень входять встановлення наступних обставин:

•першість у реєстрації прав на знаки для товарів і послуг;

•тотожність або схожість позначень настільки, що їх можна сплутати;

•спорідненість товарів і/або послуг, для яких зареєстровані позначення.

Доведення зазначених обставин достатньо для вирішення спору по суті та визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним, на підставі норми, передбаченої абз. 2 п. 3 ст. 6 Зако­ну. Визначення здатності позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, не входить до предмету доказування у такому виді спору і призводить до ус­кладнення розгляду справи по суті та навіть заплутування судо­вого процесу в цілому з огляду на наступне.

По-перше, як свідчить судова практика, підстава для визнан­ня свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним, що передба­чає недопущення правової охорони позначень, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, сьо­годні застосовується як абсолютна або як відносна підстава. Саме тому, при розгляді однакових видів спорів, виникають різні судо­ві рішення — в одних випадках, суди посилаються на те, що під­става щодо введення в оману є абсолютною і застосовується для оцінки сутності позначення без зіставлення з іншими об’єктами прав третіх осіб, в інших — навпаки, застосовується до схожих позначень чи зареєстрованих знаків.

По-друге, оскільки законом не передбачено, що підстава «вве­дення в оману щодо особи, яка виробляє товари, або надає послугу» повинна застосовуватись, зважаючи на першість у реєстрації чи по­дачі заявки, свідоцтво на раніше зареєстрований знак може бути визнане недійсним на підставі того, що позначення може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги у ситуаці­ях, коли пізніше зареєстрований знак використовується власником і набув певної популярності у населення, а раніше зареєстрований знак ще не вийшов на ринок і не знайомий споживачеві.

Отже, застосування наведеної підстави як відносної, тобто у спорах про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг не­дійсним через схожість зареєстрованих знаків призводить до ні­велювання системи реєстрації взагалі, оскільки вона заснована на першості у реєстрації.

Розглянемо застосування критерію щодо введення в оману у спорах про порушення прав власника свідоцтва.

Предметом доказування у спорах про порушення прав власни­ка свідоцтва на знак для товарів і послуг є:

•тотожність або схожість позначення та зареєстрованого знака настільки, що їх можна сплутати; і/або, тотожність або схо­жість позначення та зареєстрованого знака, якщо внаслідок їх використання можна ввести в оману щодо особи, яка ви­робляє товари чи надає послуги;

•спорідненість товарів і/або послуг, для яких зареєстровано знак та щодо яких використовується позначення;

•спосіб використання тотожного чи схожого із зареєстрованим знаком позначення, які передбачені п. 4 ст. 16 Закону.

Розглянемо особливості доказування порушення прав на знак для товарів і послуг та належність доказів у відповідному виді цивільного спору на прикладі вирішення однієї справи за позо­вом компанії «АР енд Ей Бейлі енд Ко.» до Закритого акціонер­ного товариства «Виробниче об’єднання «Конті»^[311].

Предметом спору стало використання ЗАТ «Виробниче об’єд­нання «Конті» на упаковці десерту «Бонжур» позначень «Baileys» та «Бейліз», що належать компанії «АР енд Ей Бейлі енд Ко.».

Для обґрунтування своїх вимог позивач посилався на те, що відповідач продає десерт «Бонжур» Бейліз, на упаковку якого нанесені позначення «Baileys» та «Бейліз», які є схожими на­стільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками пози­вача, що внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

Відповідач, для обґрунтування своїх заперечень посилався на те, що шляхом нанесення позначень «Baileys» та «Бейліз» ним здійснювалась ідентифікація різновиду кондитерського ви­робу та подавалась достовірна інформація про склад товару, ос­кільки в якості складової товару «Десерт «Бонжур» Baileys» відповідачем використовувався лікер «Baileys», виробником якого є позивач.

У справі була призначена судова експертиза, висновки якої підтвердили, що відповідачем використовувались знаки позивача для споріднених товарів. Однак, представлені у суді засоби дока­зування, зокрема і висновок судового експерта, не довели факт введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає по­слугу, як наслідок при використанні позначень «Baileys» та «Бейліз» на десерті «Бонжур» через те, що сам по собі товар від­повідача — десерт «Бонжур» набув популярності у споживача і викликав стійку асоціацію с його виробником, а саме - ЗАТ «Ви­робниче об’єднання «Конті». Нанесення на десерт «Бонжур» по­значень «Baileys» дійсно сприймалось як додавання відомого ір­ландського кремового лікеру «Baileys» до десерту, тобто десерт зі смаком крем-лікеру «Baileys».

При цьому, навіть якщо допустити, що споживач не знає хто саме є виробником десерту «Бонжур» та крем-лікеру «Baileys» (споживачу може бути знайомий лише товар, а не сам виробник, що його виготовляє), не викликає сумніву, що він сприймає їх як товари різних виробників, оскільки обидва позначення є відоми­ми на ринку щодо товарів, які вони позначають.

Для вирішення справи по суті нагадаємо норму матеріального права, що підлягає застосуванню при розгляді зазначеного спору.

Відповідно до абз.

Отже, у наведеній вище справі судом встановлено факт вико­ристання відповідачем позначень «Baileys» та «Бейліз», що нале­жать позивачу стосовно споріднених товарів, однак не доведено іс­нування обставин, передбачених абз. 3 п. 5 ст. 16 Закону — вве­дення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги.

Чи буде визнаватись таке використання порушенням прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг та чи є необхід­ність у доведенні факту введення в оману у відповідному виді су­дових спорів?

За змістом ст.ст. 16, 20 Закону, на визнання дій порушенням прав власника свідоцтва не впливає факт настання такого наслід­ку як введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Виключне право власника свідоцтва по­лягає у забороні використання будь-кому зареєстрованого знака без його згоди. Крім того реалізація права позивача перешкоджа­ти неправомірному використанню іншими особами належних йому знаків для товарів і послуг не ставиться в залежність від використання ним самим цих знаків.

По-друге, введення в оману не може бути однією з обов’язкових обставин, що підлягають доказуванню для визнання дій порушен­ням прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг виходя­чи зі змісту виключного права власника свідоцтва забороняти будь-кому використовувати зареєстрований знак. Поняття «вико­ристання знака» міститься у п. 4 ст. 16 Закону, який передбачає використання як, власне, знака так і схожого позначення, яке від­різняється від знака лише окремими елементами та способи вико­ристання щодо товарів або послуг, для яких знак зареєстровано.

Отже, введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, як наслідок при використанні схожого із зареєс­трованим знаком позначення, не входить до предмету доказуван­ня у спорах про порушення прав власника свідоцтва.

Розглянутий вище спір слугує яскравим прикладом необхід­ності внесення зазначених змін. Так, через те, що сторонами не було доведено всі обставини справи, а саме факт введення в оману споживача, відповідач отримав би можливість і надалі ви­користовувати позначення «Baileys» та «Бейліз» на упаковці де­серту «Бонжур». Використання їх в такому вигляді перетворює зареєстрований знак на номенклатурну назву товару, як «ва­ниль», «лимон», «клубника», «капучино», яким воно не явля­ється. Крем-лікер «Baileys» не є харчовою добавкою або визначе­ним інгредієнтом, це назва окремого вершкового крем-лікеру, конкретного виробника (компанії «R & A Bailey & Co.»), яка ви­діляє його серед інших крем-лікерів на ринку алкогольних напо­їв. Отже, такі дії могли призвести до перетворення зареєстрова­ного знака у видове (родове) найменування або його «послаблен­ня» чи «розмивання».

Таким чином, проведений аналіз особливостей розгляду окре­мих видів судових спорів щодо захисту прав на знаки для товарів і послуг дозволяє зробити висновок, що до предмету доказування у спорах про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг не­дійсним та у спорах про порушення прав власника свідоцтва, що виникають на підставі тотожності або схожості позначень, не входить доказування такої обставини справи як введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Крім того, слід також звернути увагу на засоби доказування, що залучаються у відповідних спорах щодо захисту прав на знаки для товарів і послуг. Для встановлення таких обставин як схожість позначень та здатність позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, зазвичай, призначається судова експертиза, на вирішення якої виносяться наступні питання:

1. Чи є знак А за свідоцтвом України № *** (позначення А на упаковці (продукті, товарі, етикетці тощо) та знак Б за свідоц­твом України № *** тотожними або схожим настільки, що їх можна сплутати?

2. Чи є знак Б за свідоцтвом № *** (позначення А на упаковці (продукті, товарі, етикетці тощо) таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги?

У спорах про порушення прав власника свідоцтва, з огляду на формулювання п. 5 ст. 16 Закону, іноді ставиться єдине питання:

1. Чи є позначення А на упаковці (продукті, товарі, етикетці тощо) схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком Б за свідоцтвом України № *** або може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги?

Однак у другому розділі цієї роботи звернуто увагу на склад­ність дослідження та оцінки судовим експертом такої обставини як здатність позначення вводити в оману, тобто обставини, вста­новлення якої залежить від сприйняття об’єкта дослідження се­реднім споживачем.

Поняття введення в оману передбачає суб’єктивність сприйнят­тя позначення. Бути введеним в оману означає прийти до помил­кової думки. Судження, у свою чергу, можливо лише на основі по­переднього досвіду, що відрізняється у різних людей. Отже, мож­ливість введення в оману залежить від сукупності попередніх знань і, таким чином, носить явно суб’єктивний характер.

Суб’єктивність поняття «введення в оману» є причиною склад­ності доказування його у суді. Якщо факт оманливості позначень, як правило, не вимагає доказів, то факт здатності позначення вво­дити в оману споживача може бути підтверджений (або спростова­ний) лише самим ринком, тобто при реалізації товару, позначеного знаком для товарів і послуг. А як вже зазначалось, власник свідоц­тва може і не використовувати знак на ринку, що не може бути причиною для порушення його прав іншими особами.

Оскільки доказування такої обставини справи, як здатність позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, не входить до предмету доказування у спорах, що виникають через схожість позначень, відсутня необхідність і ви­несення на вирішення експерта питань щодо встановлення імо­вірності введення в оману.

До внесення у Закон змін, наведених у попередньому підрозді­лі, пропонується під поняттям «можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги» у п. 5 ст. 15 Закону розуміти «змішування (сплутування) позначень» і на ви­рішення судової експертизи у спорах про порушення прав влас­ника свідоцтва виносити єдине питання «Чи є позначення А на упаковці (продукті, товарі, етикетці тощо) схожим зі знаком Б за свідоцтвом України № *** настільки, що їх можна сплутати?». У спорах про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг не-

Сопова К. Доказування у цивільних справах дійсним також ставити питання лише щодо схожості позначень настільки, що їх можна сплутати.