Норми матеріального права, на підставі яких формується предмет доказування у спорах, які виникають через реєстрацію та використання схожих позначень

Судова практика вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності виявила цілий ряд колізій норм матеріального права, які підлягають застосуванню при розгляді конкретних справ.

Як зазначалось, у результаті проведеного аналізу судових рі­шень у цивільних справах щодо захисту прав на знаки для това­рів і послуг було виявлено, що у спорах про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним та у спорах про порушен­ня прав власника свідоцтва, які виникали через реєстрацію та використання схожих позначень, в якості однієї з підстав для об­ґрунтування позову і, відповідно, однієї з обставин, що підлягали доказуванню, виступала здатність позначення вводити спожива­ча в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги.

Для встановлення таких обставин як, схожість позначень на­стільки, що їх можна сплутати та здатність позначення вводити споживача в оману, призначалась судова експертиза об’єктів інте­лектуальної власності. При цьому, відповідно до результатів ста­тистичного аналізу висновків судових експертиз торговельних марок за 2003—2007 роки^[277], з усіх поставлених на вирішення судо­вого експерта питань найбільшу кількість складали саме питання щодо визначення схожості позначень та можливості позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Звернімось до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в якому поняття «введення в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги» згадується при­наймні у таких нормах:

1) п. 2 ст. 6 Закону визначені підстави для відмови у наданні правової охорони позначенню, що заявляється як знак: «Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які (...) є оманливими або такими, що мо­жуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка ви­робляє товар або надає послугу».

2) п. 5 ст. 16 Закону містить способи використання знака для товарів і послуг та випадки, коли власник свідоцтва має право забороняти іншим особам використовувати зареєстро­ваний знак: «Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

(...) — зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, спорідне­них з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого вико­ристання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє то­вари чи надає послуги;

(...) — позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позна­чення і знак можна сплутати»^[278].

Використання у нормах Закону однакового поняття «введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги» для регулювання різних за суттю відносин призвело до плутанини і невірного застосування законодавства.

Слід зазначити, що «оманливі позначення або такі, що вво­дять в оману» досліджувались не одним науковцем, наприклад Могилевським В. M.^[279], Арієвичем Є. O.^[280]. Застосування підстави передбаченої абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону експертизою заявлених по­значень при відмові у реєстрації знака висвітлено у роботах Леві- чевої О. Д.^[281] та Орлової В. В.^[282] Однак у згаданих дослідженнях не визначено які саме позначення або їх елементи можуть бути від­несені до категорії позначень, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Розглянемо спори щодо торговельних марок, де однією із підстав для обґрунтування позову виступає здатність позначен­ня вводити в оману споживача щодо виробника, або особи, яка надає послуги.

По-перше, це позови про визнання свідоцтва на знак для това­рів і послуг недійсним на підставі тотожності або схожості заре­єстрованих знаків для таких самих, або споріднених товарів і по­слуг, тобто коли зареєстрований знак не відповідає абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону, відповідно до якого: «Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи за­явленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг»^[283]. Поряд вказують і підставу передбачену абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону^[284] з посиланням на те, що пізніше зареєстрований знак вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

По-друге, це позови щодо порушення прав власника свідоцтва та заборону використання позначення. Позивачі у даній категорії спорів посилаються на п. 1 ст. 20^[285] де визначено, що є порушен­ням прав власника свідоцтва та п.

У спорах про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним, при встановленні невідповідності позначення абз.5 п.2 ст.6 Закону, його аналіз проводиться із врахуванням п. 4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг^[287], де зазначено, що до по­значень, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідо­мості споживача асоціації, пов’язані з певною якістю, географіч­ним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі ви­користання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Для роз’яснення даних норм можна звернутись до Великого тлумачного словника сучасної української мови, де наведено на­ступні визначення:

Омана, -и, ж. 1. Хибне сприйняття дійсності, зумовлене не­правильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійс­ний. // Марні надії, сподівання; ілюзії. 2. Стан людини, коли вона помилково сприймає що-небудь уявне за дійсне. 3. Те саме, що обман 1. Вводити в оману.

Оманливий, -а, -е. 1. Який викликає, створює помилкове уяв­лення, враження, хибний погляд і т. ін. щодо кого-, чого- небудь. // Примарний, уявний; несправжній.

Вводити в оману — навмисно неправильно інформувати; обду­рювати.

Асоціація, 3. псих. Зв’язок між окремими нервово-психічни­ми актами — уявленнями, думками, почуттями, внаслідок якого одне уявлення, почуття і т. ін. викликає інше^[288].

Отже, до оманливих позначень відносять такі, які повністю або окремі елементи яких сприймаються споживачем як непра­вильні, неправдиві та містять відомості, що створюють помилко­ве уявлення, спотворюють істину.

У свою чергу, до позначень, що можуть ввести в оману спожи­вача, відносять позначення, які побічно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо товару, послуги, їх географічного походження або виробника, які насправді не відповідають дійсності.

Відповідно до Рекомендацій проведення експертизи заявлених на реєстрацію позначень: «для визначення того, чи є заявлене позначення оманливим або таким, що може ввести в оману, екс­перт повинен проаналізувати смислове значення кожного елемен­та, що входить до складу позначення»^[289].

Крім того, небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, існує у випадках, коли по­значення не містить у собі прямих неправдивих вказівок на пев­ного виробника (оманливе позначення), однак може побічно вка­зувати на певну особу, наприклад внаслідок того, що воно є то­тожним чи схожим настільки, що його можна сплутати з комерційними позначеннями, пов’язаними з іншими виробника­ми, вже відомими споживачу як виробники тотожного чи спорід­неного товару.

Так само зазначено і в рекомендаціях проведення експертизи заявлених на реєстрацію позначень: «можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає по­слугу, може також виникати у випадку існування на ринку спо­ріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями (знака­ми), схожими настільки, що їх можна сплутати, або такими по­значеннями, що відтворюють позначення, права на які набуті раніше (промислові зразки, авторське право, прізвища, імена ві­домих осіб тощо)»^[290].

Однак, деякі науковці дотримуються позиції, що підстава «здатність позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послугу» відноситься до абсолютних підстав для відмови у наданні правової охорони і встановлюється лише на ос­нові аналізу елементів самого позначення, без співставлення з об’єктами, права на які належать третім особам.

Противники даної позиції вважають, що підстава «здатність введення в оману» повинна застосовуватись до ситуацій існування інших торговельних марок, фірмових найменувань чи об’єктів ав­торського права. При використанні зазначених позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати, споживач буде введений в оману щодо справжнього виробника товару чи особи, що надає послуги.

Аналіз викладених позицій щодо застосування досліджуваної підстави як абсолютної чи як відносної, надасть можливість пра­вильно визначити предмет доказування у спорах щодо захисту прав на знаки для товарів і послуг, який формується на відповід­них нормах матеріального права.

У Рекомендаціях Всесвітньої організації інтелектуальної влас­ності (ВОІВ) міститься наступне пояснення щодо позначень, які вводять в оману:

«Товарним знакам, які можуть ввести в оману споживачів від­носно характеру, якості або будь-яких інших властивостей това­рів або їх географічного походження, право на реєстрацію не на­дається в інтересах суспільства.

В даному випадку реалізується тест на неправильність смисло­вого значення самого товарного знака, коли той асоціюється з то­варами, для яких пропонується. Цей тест слід чітко відрізняти від тесту на небезпеку змішування в споживачів при використан­ні тотожних або подібних товарних знаків на ідентичні або одно­рідні товари»^[291].

Тобто у зазначеному виданні йдеться про чітке розмежування між двома поняттями — «введення в оману» та «змішування по­значень». Перше повинно застосовуватись як абсолютна підстава для відмови у наданні правової охорони в інтересах суспільства, а друге належить до так званих відносних підстав і застосовуєть­ся в інтересах третіх осіб.

Абсолютні підстави для відмови в наданні правової охорони дозволяють без зіставлення з іншими об’єктами оцінити сутність заявленого на реєстрацію позначення, його здатність виконувати функції торговельної марки, зокрема основну функцію - розріз­няльну. Відносні підстави повинні дати відповідь на питання, чи не буде заявлене позначення (навіть, якщо воно має розрізняльну здатність та не вводить споживача в оману тощо), у разі його ре­єстрації, порушувати права та інтереси третіх осіб на інші об’єк­ти, зокрема на торговельні марки, які вже охороняються.

На сьогодні норми законів зарубіжних країн щодо торговель­них марок містять положення про абсолютні та відносні підстави для відмови у реєстрації позначення, що заявляється як знак. Наприклад в законах щодо торговельних марок Великобританії^[292] та Німеччини^[293] чітко зазначені «Absolute Grounds for Refusal» (Абсолютні підстави для відмови) та «Relative Grounds for Re­fusal» (Відносні підстави для відмови). У Регламенті Ради ЄС № 207/2009 від 26 лютого 2009 року^[294] про торговельну марку Спільноти також прямо названі «Абсолютні підстави для відмо­ви» (ст. 7) та «Відносні підстави для відмови» (ст. 8).

Поділ підстав для відмови у наданні правової охорони на абсо­лютні та відносні цілком виправданий. Так, позначення, що за­являється як знак для товарів і послуг перевіряється на наяв­ність абсолютних підстав для відмови на основі аналізу його еле­ментів, відносні підстави використовуються в якості мотиву для заперечення проти реєстрації позначення, якщо така реєстрація порушує права третіх осіб.

Отже, на думку прибічників даної позиції, наприклад Арієви- ча Є. О., «здатність введення в оману» не рівнозначна «змішу­ванню позначень при їх схожості». Змішування означає можли­вість сплутати між собою два позначення, коли зареєстровані знаки схожі між собою і споживач, побачивши пізніше зареєс­трований знак, при неможливості порівняти їх одночасно, вирі­шить, що бачив його раніше, хоча насправді він бачив «стар­ший» знак. В такому разі змішування позначень призводить до результату, коли споживач, сплутавши позначення, здатен купи­ти не той товар, тобто буде введений в оману стосовно товару.

Поява в торговельній мережі такого ж товару, маркованого схожим знаком (ступінь схожості, зрозуміло, також є достатньо індивідуальним поняттям), може пройти для споживача абсолют­но непомітно, він може сприйняти це як логічне вдосконалення брендової політики виробника, або як удосконалення характерис­тик товару. При цьому якість нового товару може бути не гір­шою, ніж якість товарів власника «старшого» знака, отже спо­живач не постраждає. Постраждає, а вірніше — понесе збитки, власник торговельної марки^[295].

Таким чином сплутування (змішування) позначень може бути окремим випадком введення споживача в оману.

Якщо погодитись з такою думкою, то стає очевидним і інший окремий випадок введення в оману споживача щодо раніше заре­єстрованих знаків, який наводиться не одним науковцем, на­приклад О. Д. Левічевою^[296] та Є. О. Арієвичем^[297]. Цей випадок сто­сується так званої серії торговельних марок. Заявлене позначен­ня може бути не схожим настільки, що його можна сплутати з жодним із серії знаків, наприклад LEPTAKAR з кожним із серії знаків LEPTADENT, Leptanor, Leptalon. Однак, викорис­тання знака «LEPTAKAR» для споріднених товарів, буде вводи­ти в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, оскільки він буде сприймати його як продовження серії знаків однієї особи.

Розглянемо інший приклад, запропонований В. М. Могилев- ським. Припустимо, що зареєстровані знаки А та Б різних вироб­ників є схожими настільки, що їх можна сплутати і використо­вуються щодо однорідних товарів. При цьому знак Б почав вико­ристовуватись в Україні пізніше ніж знак А. Після використання знака Б споживачі, які знайомі з товаром певного виробника, маркованим знаком А, побачивши однорідний товар, маркований знаком Б іншого виробника, вирішать що це товар першого ви­робника, тим самим вони будуть введені в оману. Проте з трива­лим використанням знаків формується інша група споживачів, які першими купували товар, маркований знаком Б, та бачили рекламу саме цього товару. Побачивши товар зі схожим знаком А вони вирішать, що це товар того ж виробника, що й товар зі знаком Б, тобто теж будуть введені в оману. Мова в цьому при­кладі йде про двостороннє введення в оману^[298].

Слід зазначити, що чим довше використовується на ринку схожий знак, тим меншою є вірогідність введення в оману спо­живача. Якщо схожість знаків є сталою, незмінною у часі харак­теристикою, то імовірність введення споживача в оману через схожість позначень може з часом змінюватися. Причина зрозумі­ла: власник пізніше зареєстрованого знака проводить власні рек­ламні кампанії, як правило акцентуючи увагу споживача на від­мінностях свого знака від раніше зареєстрованого. Отже, якщо в перший період використання такого знака власник свідомо чи несвідомо використовував репутацію конкурента, в подальшому його товари набувають власної репутації.

На практиці може виникнути ситуація, коли власник «стар­шого» знака подає позов про визнання свідоцтва на знак для то­варів і послуг недійсним на підставі схожості позначень настіль­ки, що їх можна сплутати, а власник пізніше зареєстрованого знака подає зустрічний позов на підставі того, що раніше зареєс­трований знак вводить в оману споживачів щодо особи, яка вроб­ляє товар, або надає послугу. Адже Законом не передбачено, що підстава «введення в оману щодо особи, яка виробляє товар, або надає послугу» повинна застосовуватись, зважаючи на першість у реєстрації чи подачі заявки. В свою чергу, обидва схожі позна­чення, незважаючи на першість у реєстрації чи набуття певної репутації на ринку, не можуть бути визнані такими, що можуть ввести в оману, інакше це було б підставою для визнання недійс­ними обох свідоцтв на знаки.

Крім того, якщо дотримуватись позиції, що підстава «здат­ність позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар, або надає послугу» може застосовуватись не лише як абсо­лютна підстава для відмови у реєстрації позначення, тобто до си­туацій існування інших об’єктів, права на які належать третім особам, виникають складнощі при оцінці таких позначень екс­пертами кваліфікаційної експертизи знаків. Як відомо при про­веденні експертизи заявленого позначення експерт повинен ви­значити відповідність його формальним критеріям по типу — «відповідає» чи «не відповідає» (на основі аналізу позначення та матеріалів заявки), без прогнозування виникнення майбутнього конфлікту на ринку (конфлікту між заявленим позначенням та іншими об’єктами), оскільки він не може звужувати заявлену охорону позначення (наприклад, звужувати перелік товарів чи послуг тощо) лише ґрунтуючись на своїй суб’єктивній думці.

Як вже зазначалось, при проведенні експертизи заявлених по­значень у більшості зарубіжних країн вони перевіряються лише на наявність абсолютних підстав для відмови в наданні правової охорони, до яких, власне, входить підстава «можливість введен­ня в оману». Перевірка позначення на відповідність іншим під­ставам (відносним підставам) не проводиться. Після публікації заявки будь-яка особа, права якої можуть бути порушені через використання позначення, може подати заперечення проти його реєстрації, для подання якого встановлений певний строк.

Отже, при проведенні експертизи заявлених позначень експерт повинен визначати здатність позначення вводити в оману спожива­ча на основі аналізу його елементів щодо товарів чи послуг, вказа­них у заявці, чи по відношенню до особи, яка виробляє товар або надає послугу, маючи на увазі під цією особою заявника, тобто без зіставлення з об’єктами, права на які належать третім особам.

Однак, українське законодавство не містить норм щодо поділу підстав для відмови в реєстрації позначення на абсолютні та від­носні. При проведенні кваліфікаційної експертизи, позначення перевіряється на відповідність всім умовам надання правової охо­рони, передбаченим ст.ст. 5, 6 Закону, зокрема, у порівнянні з іншими об’єктами (комерційні найменування, зареєстровані знаки, географічні зазначення тощо), права на які належать іншим особам. На сьогодні, хоча Законом і передбачена процеду­ра подання заперечення проти реєстрації позначення, проте від­сутня стадія публікації поданих заявок, завдяки якій, заінтере­совані особи могли б дізнатись про заявлене позначення, вико­ристання якого може порушити їх права.

Непоодинокі і випадки, коли недобросовісні особи реєструють на своє ім’я позначення, яке використовувалось іншою особою без реєстрації та набуло відомості на території України, однак ще не визнано добре відомим відповідно до ст. 25 Закону.

Припустимо, що торговельна марка «Rolex» не зареєстрована сьогодні в Україні і не визнана добре відомою ні Апеляційною палатою ні судом. Якщо застосовувати перший підхід, тобто по­силатись на підставу для відмови в наданні правової охорони «можливість введення в оману» лише як на абсолютну підставу, тоді в реєстрації цього позначення на ім’я будь-якої іншої особи неможливо відмовити. Однак, український споживач буде введе­ний в оману щодо особи, яка виробляє товар, оскільки може по­думати, що він виготовлений всесвітньо відомою компанією.

Зважаючи на відсутність визначеного законодавством поділу підстав для відмови у наданні правової охорони на абсолютні та відносні, а також для уникнення конфліктів на ринку і спорів у судових інстанціях, експерт кваліфікаційної експертизи відмов­ляє у реєстрації позначення на підставі абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону, а саме на підставі того, що позначення вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу внаслідок схожості його з позначенням, що належить третій особі. Проте експерт кваліфікаційної експертизи знаків не може володіти знаннями про всі права, що були набуті в Україні третіми особами. Він може враховувати лише випадки, коли протиставлене позначен­ня відоме широкому колу осіб.

Однак, якщо критерій «здатність позначення вводити в оману» буде застосовуватись лише до знаків, які схожі з комер­ційними позначеннями, що вже мають певну відомість та репута­цію на ринку, то чи справедливе таке застосування по відношен­ню до мало відомих позначень?

Такі випадки, коли реєструється позначення, яке раніше ви­користовувалось іншою особою без реєстрації, є недобросовісною конкуренцією. З прийняттям змін до Закону України «Про за­хист від недобросовісної конкуренції»^[299], внесеними згідно із За­коном № 689-VI (689-17) від 18.12.2008 для таких осіб з’явилась можливість захистити свої права відповідно до норми статті 4, в якій зазначено, що неправомірним є використання імені, комер­ційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаков­ки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав використо­вувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльнос­ті, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання.

У попередній редакції зазначеної норми замість «суб’єкта гос­подарювання, який раніше почав використовувати позначення» була «уповноважена особа, яка має пріоритет на використання по­значень», що ускладнювало її застосування до вказаних ситуацій через незрозумілість хто саме може бути уповноважено особою.

З вирішенням зазначеної проблеми, шляхом прийняття змін до Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції»^[300], стало можливим визнати такі дії окремих осіб недобросовісною конку­ренцією. Однак виникає інша проблема — визнати свідоцтво на спірне позначення недійсним, оскільки такої підстави, як ви­знання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним на під­ставі недобросовісної подачі заявки, або дій, що є недобросовіс­ною конкуренцією, в ст. 19 Закону не зазначено.

У таких випадках, залишаться лише подавати до суду позови на підставі підпункту «а» п.1 ст. 19 Закону, а саме невідповід­ності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, через те, що зареєстрований недобросовісною особою знак може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу (особи, яка використовувала таке позначення без реєстрації).

Проте існує й інша думка науковців, що підпункт «в» п. 1 ст. 19 Закону можна було б тлумачити розширено, розуміючи під «порушенням прав інших осіб» не лише формально визнані права на об’єкти інтелектуальної власності, але й право будь-якої особи на чесну та розумно очікувану поведінку інших осіб в діло- вих відносинах. На думку Т. С. Демченко, таке розуміння вищев­казаної правової норми надало б можливість забезпечити більш ефективний захист прав добросовісних користувачів товарних знаків та могло б служити певною заміною концепції недобросо­вісності заявника принаймні до безпосереднього закріплення ос­танньої на рівні вітчизняного законодавства^[301].

Згідно концепції недобросовісності заявника, свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнане недійсним, якщо за­явку було подано недобросовісно.

Крім того, концепція недобросовісності заявника передбачена і застосовується в міжнародній практиці із застосуванням різних підходів, а саме:

•коли визначено лише невичерпний перелік ситуацій, при яких заявка вважається поданою недобросовісно;

• коли визначено лише узагальнене поняття недобросовісної реєстрації торговельної марки;

• коли передбачені лише наслідки недобросовісної реєстрації знака.

Так, наприклад, в єдиному Законі Бенілюксу про товарні знаки відсутнє визначення недобросовісної реєстрації знака, однак, міститься невичерпний перелік ситуацій, коли заявка на реєстрацію товарного знака вважається поданою недобросовісно. Це наступні заявки:

«1. Ті, що подані особами, які знали чи повинні були знати, що тотожний знак вже використовується третьою особою для схожих товарів чи послуг на території Бенілюксу; при цьому така третя особа не надавала дозволу на реєстрацію використову­ваного позначення;

2. Ті, що подані особами, які внаслідок безпосередніх відносин з третьою особою були обізнані відносно того, що тотожне позна­чення вже використовується нею для схожих товарів чи послуг поза територією Бенілюксу»^[302].

Слід зазначити, що з прийняттям змін до Закону, буде перед­бачено норму з прямою вказівкою на недопустимість реєстрації позначень, які подані заявником недобросовісно.

Так, відповідно до проекту Закону «Про внесення змін до дея­ких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності» пункт 1 статті 5 Законуї пропонується доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Позначення вважається таким, що суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, якщо набуття права на нього: (...) б) є недобросовісною конкуренцією»^[303].

Пункт 3 статті 6 пропонується доповнити новими абзацами сьомим та восьмим такого змісту:

«Не може бути зареєстровано право на знаки щодо позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

знаками, право на які набуто іншою особою у будь-якій визна­ній Україною держави, зокрема державі-учасниці Паризької кон­венції про охорону промислової власності, якщо заявка, об’єктом якої є це позначення, подана від свого імені агентом чи представ­ником названої особи без її дозволу та відсутні докази, що ви­правдовують таке подання;

знаками, які на дату подання (пріоритету) заявки використо­вувалися іншою особою у будь-якій визнаній Україною держави, зокрема державі-учасниці Паризької конвенції про охорону про­мислової власності, і, які все ще використовуються в таких дер­жавах, якщо на дату подання (пріоритету) заявки заявник діяв недобросовісно»^[304].

Зазначені зміни зможуть виключити випадки подання заявки та реєстрацію позначень недобросовісними особами або агентами чи представниками без дозволу особи, яка використовувала таке позначення до дати подання заявки.

Однак на сьогодні, враховуючи практику судових інстанцій, в таких випадках позови про визнання свідоцтва на знак недійс­ним подаються на підставі абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону, а саме на під­ставі невідповідності знака умовам надання правової охорони через те, що його використання вводить в оману споживача, у зв’язку з його схожістю з позначенням, що використовувалось іншою особою без реєстрації.

Так, в тих же рекомендаціях Всесвітньої організації інтелек­туальної власності визначено, що:

«9.165. Товарні знаки можуть бути подібними один до одного більшою або меншою мірою. В даному випадку тестом, звичайно, є визначення того, чи є вони подібними до ступеня змішування. Товарний знак є подібним до ступеня змішування з попереднім знаком, якщо він використовується для однорідних товарів і так схожий на попередній знак, що є імовірність введення спожива­ча в оману відносно походження товарів. Якщо споживач може змішувати товари, дистинктивна функція товарного знака не працює і споживач може не купити той товар, який він хоче. Це погано для споживача, проте також погано для власника товар­ного знаку, що втрачає обсяг продажу»^[305].

Отже, згідно рекомендацій ВОІВ імовірність введення в оману споживача може також виникати внаслідок сплутування товарів різних виробників через використання ними тотожних або дуже схожих між собою позначень.

Слід зазначити, що не завжди при схожості знаків, один з них вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послу­гу. Перш за все, це стосується позначень, які тривалий час вико­ристовувались в країнах колишнього СРСР кількома виробника­ми для одних і тих же товарів, наприклад, «Докторская» ковба­са, цукерки «Белочка», пральний порошок «Лотос», а також значна кількість позначень, що використовувались для марку­вання лікарських засобів.

Такі товари з однаковою назвою і великою популярністю серед населення випускалися на різних підприємствах, які знаходило­ся в рівних умовах. Рецептура, технологія, стандарти, назви і на­віть макети упаковки були однаковими. Через відсутність на той час конкуренції між виробниками таких товарів, кожен з них вносив свою частину для набуття відомості торговельної марки серед населення країн СРСР. Привабливість цих торговельних марок зрозуміли як виробники таких товарів так і особи, що не мали до них ніякого відношення.

Подібного роду ситуації, коли позначення, що добросовісно використовувалось декількома виробниками і в подальшому було зареєстровано на ім’я однієї особи, на сьогодні виникають досить часто, особливо щодо такого товару як лікарські засоби. На жаль, нормами Закону не враховано регулювання відносин щодо використання таких позначень, оскільки не завжди подібну реєс­трацію торговельних марок можна визнати недійсною внаслідок втрати знаками розрізняльної здатності і перетворення їх у видо­ві назви. Значна кількість таких позначень реєструється зважаю­чи на першість у поданні заявки.

Світової практики врахування таких ситуацій не існує через ка­піталістичний розвиток більшості країн. Сьогодні в Україні відно­сини щодо використання так званих «радянських» торговельних марок, які використовувались декількома особами були врегульова­ні через додавання до відомого споживачам позначення певного від­мітного елемента, що вказує на конкретного виробника. Так, відо­ма всім назва «Советское шампанское» зареєстрована у вигляді ети­кетки у різному виконанні ДП «Харківський завод шампанських вин», ЗАТ «Київський завод шампанських вин «Столичний», ЗАТ «Одеський завод шампанських вин», ЗАТ «Одеський коньячний завод», ДП «Севастопольський виноробний завод» для товарів 33 класу МКТП «Ігристі вина (шампанське)». Знайомий споживачам знеболювальний лікарський засіб «Пенталгін» сьогодні розповсюд­жується на території України не одним виробником. Для його мар­кування Державним департаментом інтелектуальної власності ви­дані свідоцтва на знаки для товарів і послуг «ПЕНТАЛГІН ФС» на ім’я ТОВ «Фарма Старт» (Україна), «ПЕНТАЛГІН ІС» на ім’я ВАТ «ІНТЕРХІМ» (Україна), «ПЕНТАЛГІН-Н» на ім’я ТОВ «ПОЛІ- ФЕМ» (Російська Федерація), «ПЕНТАЛГІН СОФАРМА» на ім’я СОФАРМА АД (Болгарія), «ПЕНТАЛГІН ICN» на ім’я ВАТ «ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА» (Російська Федерація).

Зазначені позначення є схожими між собою, враховуючи на­явність в складі кожного з них слова «Пенталгин», який є на­звою популярного знеболювального засобу. Однак, вони виключа­ють імовірність введення в оману споживача зважаючи на наяв­ність певних відмітних елементів, що вказують на конкретного виробника товару.

Отже, ситуація коли споживач буде введений в оману за україн­ським законодавством може виникати принаймні у 2-х випадках:

•внаслідок реєстрації позначення, яке є оманливим, або таким, що може ввести в оману;

•внаслідок використання на ринку тотожного або схожого із зареєстрованим знаком позначення.

У першому випадку, тобто у спорах про визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним критерій «здатність вводити в оману споживача» є властивістю позначення, коли власне позна­чення в цілому, або будь-який з його елементів є оманливим, або таким, що може ввести в оману, щодо особи, яка виробляє това­ри або надає послуги.

У другому випадку, а саме у спорах щодо порушення прав власника свідоцтва виникає ситуація, коли внаслідок викорис­тання іншою особою схожого із зареєстрованим знаком позначен­ня для споріднених товарів і послуг споживач буде введений в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Тобто, використання схожого позначення із зареєстрованим знаком може призвести до сплутування позначень та товарів різних ви­робників і як наслідок — споживач буде вважати, що товар з ви­користанням схожого позначення є товаром власника зареєстро­ваного знака (який вже відомий споживачу та з яким він був знайомий раніше), тобто буде введений в оману щодо виробника.

Однак у спорах про порушення прав власника свідоцтва ви­значається не властивість позначення, а виникнення імовірної ситуації, коли споживач не здатен відрізнити товари різних ви­робників, які марковані тотожними або схожими позначеннями.

Для правильного розуміння, тлумачення та застосування зако­нодавства щодо торговельних марок необхідно розмежувати два поняття «введення в оману» та «змішування позначень».

Розглянемо норми законодавства зарубіжних країн, що регу­люють аналогічні відносини та терміни, які в них застосовуються (див. Таблицю 3).

Таблиця 3

Законодавство зарубіжних країн, що регулює відносини у сфері реєстрації та використання торговельних марок

³⁰ Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) / [Електроннийресурс] - Режимдостуπу:http://eur- lex.europa.eu.

Таблиця (продовження)

Таблиця (продовження)

Отже, законодавство щодо торговельних марок зарубіжних країн виділяє такі терміни як «позначення, яке може ввести в оману споживача» та «схожість позначень, що може призвести до змішування» при їх використанні. Перше поняття означає не­гативну властивість позначення, що перешкоджає його реєстра­ції, а друге - «змішування позначень» відноситься до негативного наслідку, коли споживач не може відрізнити тотожні або схожі позначення на однакових чи однорідних товарах або послугах.

Застосування зазначеної термінології є доречною, оскільки для встановлення змішування (сплутування) позначень достатньо визначити їх схожість та однорідність товарів і послуг для яких вони зареєстровані. А для встановлення імовірності введення споживача в оману при використанні схожих позначень, необхід­но довести відомість одного з них споживачу та виникнення у нього стійкої асоціації між цим позначенням та конкретним ви­робником, що по суті, не вимагається Законом при визначенні порушення прав власника торговельної марки.

При цьому, за законодавством зарубіжних країн, введення в оману споживача може бути відносно товару (особливостей, якос­ті або інших характеристик товару), його виробника або його географічного походження. А формулювання щодо оманливих позначень, яке міститься в абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону «позначення, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу» вказує не на заявника, а на третю особу, тобто відсилає до порівняння з правами, які належать іншими особа­ми, що властиве не абсолютним, а відносним підставам для від­мови у наданні правової охорони.

Оскільки абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону містить абсолютну підставу для відмови у наданні правової охорони позначенню, із внесен­ням змін у Закон України «Про охорону прав на знаки для това­рів і послуг» про недопустимість реєстрації позначень, які подані заявником недобросовісно, пропонується також змінити абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону та викласти його у наступній редакції: «Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позна­чення, які: є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або географічного походження това­ру і/або послуги».

Для виключення неправильного застосування норм, що містять поняття «введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги» та з врахуванням законодавства щодо

Сопова К. Доказування у цивільних справах торговельних марок зарубіжних країн пропонується внести зміни у п. 5 ст. 15 Закону і викласти її у наступній редакції:

«Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не пе­редбачено цим Законом:

•зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

•зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання знак можна сплутати (або «виникає імовірність їх змішуван­ня»);

•позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наве­дених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого ви­користання ці позначення і знак можна сплутати;

•позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно това­рів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати (або «виникає імовірність їх змішування»)».

До внесення зазначених змін, що передбачають захист прав на позначення, які використовуються без реєстрації, та виключення випадків отримання прав на них недобросовісними особами, абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону «здатність позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу» пропонується засто­совувати не лише як абсолютну підставу для відмови у наданні правової охорони. Посилання на абз. 5 п.2 ст. 6 Закону як на підставу своїх вимог доцільне у випадках визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, який схожий з позначен­ням, що раніше використовувалось без реєстрації та набуло до­статньої відомості серед споживачів на території України з огля­ду на недопустимість отримання монопольних прав на нього не­добросовісними особами.

Проте зазначену підставу недоцільно вказувати поряд з підста­вою, передбаченою абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону при схожості зареєстро­ваних торговельних марок, оскільки остання застосовується зва­жаючи на першість у реєстрації чи подачі заявки. Для визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг на підставі схо­жості з раніше зареєстрованим знаком достатньо посилатись на абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону, який передбачає, що «не можуть бути за­реєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрова-

ними чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг».

3.2.