Предмет і засоби доказування у спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг

Ст. 18 Закону передбачено чотири підстави припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, з них лише дві є підстава­ми для припинення дії свідоцтва у судовому порядку:

•у зв’язку з перетворенням знака в позначення, що стало за­гальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки (п.

•якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації (п. 4 ст. 18 Закону).

Позивачем у спорах про дострокове припинення дії свідоцтва може бути будь-яка зацікавлена особа. Відповідачем є власник свідоцтва на знак для товарів і послуг. Як і у спорах про визнан­ня свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним, особливістю спорів про дострокове припинення дії свідоцтва є те, що Держав­на служба інтелектуальної власності виступає одним із відповіда­чів у справі (пасивна співучасть) або третьою особою, яка не заяв­ляє самостійних вимог щодо предмета спору (відповідно до ст. 35 ЦПК України), оскільки рішення в справі впливає на її обов’язок щодо однієї із сторін.

Зокрема, щодо припинення дії міжнародної реєстрації знаків, у Постанові Вищого господарського суду «Про деякі питання прак­тики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуаль­ної власності» (ч. 3 п. 70) прямо зазначено, що у спорах про до­строкове припинення дії міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг в Україні ДСІВ України повинна залучатися до участі у справі як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на пред­мет спору, якщо до неї не пред’явлено окремих позовних вимог^[225].

У спорах про дострокове припинення дії свідоцтва ДСІВ у письмових запереченнях на позовну заяву вказує на відсутність обов’язку з її боку здійснювати контроль за використанням зна­ків для товарів і послуг після їх реєстрації.

Позначення може одержати правову охорону як знак для то­варів і послуг в Україні на підставі його державної реєстрації і незалежно від його використання на ринку, що вимагається у певних країнах, наприклад, у Сполучених шатах Америки.

Так, незмінною основою для охорони торговельної марки в США є «використання в комерції». Якщо слово, словосполучен­ня або зображення використовується, то тоді діє загальне право, за яким у торговельній марці закріплена певна міра ви­нятковості. Це гарантує, що ні місцевий конкурент, ні загаль­нонаціональне підприємство не можуть пізніше витіснити пер­шого власника торговельної марки лише тому, що це більша або багатша компанія і хоче мати таку ж торговельну марку. Права, що надаються загальним правом, можуть бути викорис­тані в наступальних або оборонних цілях на ринку власника торговельної марки^[226].

Незважаючи на те, що система правової охорони торговельних марок заснована на реєстрації, законодавство України передбачає анулювання цієї реєстрації у разі невикористання вже зареєстро­ваного знака. Адже, відомо, що торговельні марки, які не вико-

Сопова К. Доказування у цивільних справах ристовуються їх власниками є штучним бар’єром для реєстрації нових знаків.

Пунктом 4 ст. 18 Закону встановлений трирічний строк від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, по закінченню якого особи, що мають інтерес до вже зареєстрованих знаків, мо­жуть подати позов до суду про дострокове припинення дії свідоц­тва повністю або частково внаслідок невикористання знака його власником. Зазначений строк буде продовжений до п’яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, у разі прийняття проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелекту­альної власності».

Слід зазначити, що більшість позовів про дострокове припинен­ня дії свідоцтва на знак для товарів і послуг подаються до суду на підставі невикористання спірного позначення його власником.

При вирішенні даних спорів позивач повинен довести, що спірне позначення не використовувалось в Україні відповідачем протягом останніх трьох років з дня публікації відомостей про видачу свідоцтва на знак або від іншої дати після цієї публікації, що є головною обставиною, яка входить у предмет доказування.

Факт невикористання знака для товарів і послуг його власни­ком може підтверджуватись наступними письмовими доказами: листом Державної служби інтелектуальної власності про відсут­ність відомостей щодо видачі ліцензій на використання спірної торговельної марки; довідками моніторингу ЗМІ України про рекламування товарів і послуг під спірною торгівельною маркою; довідкою Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів про відсутність у реєстрі державної системи сертифі­кації сертифікатів відповідності для конкретної продукції тощо.

Крім того, в залежності від товарів чи послуг, для маркування яких зареєстрований знак, його невикористання може підтвер­джуватись різними письмовими доказами.

Наприклад, якщо знак зареєстрований для послуг 36 класу МКТП «банківських послуг» до суду можна надати довідку Націо­нального банку України про відсутність відомостей щодо видачі лі­цензії для банку з відповідною торговельною маркою. Якщо товар відноситься до таких, на який встановлюється акцизний збір, на­приклад сигарети, доказом того, що за сигарети не сплачувалися податки, сигарети не ввозилися, не виготовлялися та не продава­лися в Україні може бути довідка Департаменту контролю за ви-

робництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових ви­робів Державної податкової служби України тощо.

Подання доказів невикористання знака для товарів і послуг можна показати на прикладі справи № 2-192/10 за позовом Ком­панії Дрім Проперті ГмбХ про дострокове часткове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг^[227], в якій на підтвер­дження невикористання знака для товарів і послуг DREAMBOX відповідачем для всіх товарів 09 класу МКТП, позивачем були надані такі докази:

• лист Державного департаменту інтелектуальної власності — Український інститут промислової власності (Укрпатент) № 2023/11 від 12 серпня 2009 року, в якому зазначено, що станом на 10.08.2009 року до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 64916;

•лист Державного департаменту інтелектуальної власності — відділу з питань авторського права і суміжних прав № 16­11/4484 від 05 серпня 2009 року, відповідно до якого в ліцензій­ному реєстрі Держдепартаменту відомості щодо видачі ОСОБА лі­цензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування та присвоєння йому спеціального ідентифікаційного коду відсутні;

•довідка моніторингу ЗМІ України № 34 від 27 липня 2009 року, згідно якої за даними моніторингу на телебаченні, радіо та у друкованих засобах масової інформації в період з 01.07.2006 року і на дату надання відомостей — 27.07.2009 року інформація щодо товарів під торговельною маркою DREAMBOX не рекламувалась;

•лист Держспоживстандарту України № 875л від 10 серпня 2009 року стосовно відсутності сертифікатів відповідності щодо продукції під торговельною маркою DREAMBOX, виданих на ім’я ОСОБА^[228].

Отже, факт невикористання відповідачем спірної торговельної марки протягом останніх трьох років підтверджується в основно­му письмовими доказами.

У зазначеній категорії спорів відповідач повинен довести на­лежне використання торговельної марки або вказати на поважні причини її невикористання.

Обов’язковою умовою використання знака для товарів і послуг власником є його використання саме стосовно тих товарів і по­слуг, щодо яких цей знак зареєстровано.

На підтвердження факту використання знака власник свідоц­тва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у ч. 4 ст. 16 Закону, ними можуть бути ліцен­зійні договори, договори на поставку товару, рекламні листівки, каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо. Достовірним засобом доказування вико­ристання відповідачем торговельної марки є речові докази (упа­ковка, товар, вивіска з нанесеною спірною торговельною маркою) разом із документом, що підтверджує розповсюдження такого то­вару на території України.

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, наклад­ними, іншими документами, що містять інформацію про наймену­вання товару й місце його придбання, а в разі, коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При доказуванні, необхідно враховувати, що письмові докази повинні підтверджувати фактичне використання спірного знака для товарів і послуг на території України. Це також має велике значення при доведенні використання знака іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва, що відповідно до п. 4 ст. 18 Закону, вважається використанням знака власником сві­доцтва. Надання відповідних ліцензійних договорів на підтвер­дження використання знака для товарів і послуг іншою особою не може вважатись належними доказами для доведення факту використання знака його власником без надання доказів, що під­тверджують фактичне використання його ліцензіатом.

Зокрема на цьому було наголошено Вищим господарським судом у Постанові від 17.10.2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інте­лектуальної власності» (ч. 5 п. 71):

«Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказа­ми використання певного позначення у відповідності з укладе­ним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-про- дажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповід­них рекламних носіях тощо. Використання позначення може під­тверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (до­казами такого використання позначення мають бути такі ж доку­менти, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності)»^[229].

Для прикладу, коли відповідач зміг довести належне викорис­тання знака можна привести рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 11.02.09 у спорі про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 22938^[230]:

«На території України знак для товарів і послуг “Four Sea­sons” за свідоцтвом України № 22938 використовується шляхом рекламування своїх послуг та пропонування споживачам послуг на веб-сайтах українських туристичних фірм. “Four Seasons” є одним з найшановніших брендів розкішних готелів у світі. По­шана, репутація і гудвіл Торговельної марки і Зображення дере­ва компанії в зв’язку з послугами надання житла й дозвілля по­ширюються на Україну, Східну та Західну Європу, Азіатсько-Ти­хоокеанський регіон і близький Схід, а також на багато інших частин світу через оголошення і рекламу в розповсюджуваних у всьому світі популярних комерційних виданнях, усні рекоменда­ції мандрівників по різних країнах та численні нагороди й від­знаки, які отримані. Українські споживачі, які відвідують веб­сайт компанії, можуть переглядати інформацію про кожну з цих послуг, які рекламуються Торговельною маркою, та попередньо замовляти місця в будь-яких майнових комплексах “Four Sea­sons” в різних країнах світу»^[231].

Слід додатково відзначити, що дія свідоцтва на знак для това­рів і послуг може бути припинена при доведенні факту невико­ристання торговельної марки протягом останніхтрьох років, однак лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поваж­ні причини такого невикористання, які чітко визначені нормою закону (п. 4 ст. 18 Закону). Ігнорування судом необхідності вста-

Сопова К. Доказування у цивільних справах новлення поважних причин невикористання може бути підста­вою для скасування рішення на підставі п. 1 ст. 309 ЦПК Украї­ни, як неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи, тобто звуження предмету доказування.

Іншою підставою дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у судовому порядку є перетворення по­значення у загальновживане як позначення товарів і послуг пев­ного виду після дати подання заявки, тобто втрата ним розріз­няльної здатності, що виступає показником вирізнення товарів (послуг), які виробляються (надаються)певною особою.

Як відомо, у законодавстві містяться дві норми щодо загаль­новживаних позначень. Перша — є причиною для відмови в ре­єстрації знака для товарів і послуг у випадках, коли знак на дату подання заявки складається лише з позначень, що є загальнов­живаними як позначення товарів і послуг певного виду (п. 2 ст. 6 Закону). Друга є причиною для дострокового припинення реєс­трації, коли позначення стало загальновживаними як позначен­ня товарів і послуг певного виду (п. 3 ст. 18 Закону).

Тому, в залежності від моменту перетворення позначення у за­гальновживане (на дату подання заявки чи після дати подання заявки) подається позов про визнання свідоцтва на знак для то­варів і послуг недійсним або про дострокове припинення дії сві­доцтва. Хоча підставою виникнення обох зазначених категорій спорів є перетворення позначення у загальновживане, кожен спір має свої особливості розв’язання та предмет доказування.

У першому випадку, подане на реєстрацію знака позначення не мало притаманної йому розрізняльної здатності на дату подан­ня заявки щодо заявлених товарів і послуг або могло втратити розрізняльну здатність до дати подання заявки. У другому ви­падку розрізняльна здатність позначення завжди пов’язана з ін­тенсивністю використання знака для конкретних товарів і послуг конкретною особою (особами), тобто позначення втрачає свою розрізняльну здатність після дати подання заявки.

Пунктами 4.3.1.4, 4.3.1.5 Правил встановлено, що до позна­чень, що є загальновживаними для товарів певного виду, нале­жать позначення, які тривалий час використовувались чи вико­ристовуються в Україні кількома виробниками для певних това­рів, що мають спільну якість або інші характеристики і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду, стали видовими або родовими поняття-

ми, тобто втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Отже, їозива÷у для доведення факту втрати розрізняльної здатності їозна÷енням необхідно надати докази того, що їозна- ÷ення увійшло у їовсякденну мову як видова назва цього товару (використовується як синоніми номенклатурної назви), тобто стало видовими їоняттями, що відображають істотні ознаки їев- них товарів.

Такі обставини можуть їідтверджуватись їисьмовими доказа­ми, наїриклад:

•витягами із енциклоїедій, словників, офіційних видань (стандартів, техншних умов, рецеїтур), які їідтверджують, що їозна÷ення використовується як синонім номенклатурної назви;

• витягом із Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і їослуг, що містить відомості їро реєстрацію і вико­ристання їозна÷ення різними виробниками (наїриклад, словесне загальновживане їозна÷ення входить до складу знаків різних ви­робників);

•документом, що містить відомості їро використання їозна- ÷ення різними виробниками у мережі Інтернет тощо.

Питання щодо їеретворення їозна÷ення у загальновживане також виноситься на вирішення судовим ексїертом, на тому на­голошував Вищий госїодарський суд в Оглядовому листі від 17.04.2006 № 01-8/847 (ї. 4):

«Госїодарський суд не їовинен вирішувати їитання їро за­гальновживаність знаків для товарів і їослуг на власний розсуд, а має для роз’яснення відїовідного їитання їризнатоти судову ексїертизу»^[232].

Крім того, інтенсивність використання їознатоння різними виробниками, що сїритонило їеретворення його у загальновжи­ване залежить від думки максимального кола осіб і може вста­новлюватись даними соціологшних оїитувань. Доцільно також звернутись до судової їрактики Російської Федерації і навести витяг з їостанови Президії Вищого Арбітражного Суду Росій­ської Федерації №2606/04 від 06.07.2007 року, де визнатоні на- стуїні критерії віднесення знака для товарів і їослуг до їозна- тонь, що стали загальновживаними:

«1. Використання товарного знаку третіми особами набуло не- контрольованого і загального характеру, і, як наслідок, знак втрачає свою розрізняльну здатність.

2. Загальність припускає, що позначення повинне втратити свою розрізняльну здатність для споживачів товару, його вироб­ників або фахівців даної області. При цьому загальновживаність тільки в колі виробників і фахівців є недостатньою. Оцінці під­лягають дані про думку максимально широкого кола осіб, який включає як фахівців, так і споживачів цього товару.

3. Товарний знак повинен стати видовим поняттям товару, не­віддільним від нього»^[233].

Викладене свідчить про те, що перетворення позначення у за­гальновживане для позначення товарів і послуг певного виду за­лежить від думки споживача та ситуації, що склалась на ринку і може встановлюватись показаннями сторін, письмовими доказа­ми (інформаційні джерела та офіційні видання), висновками со­ціологічних опитувань та висновком судової експертизи.

Слід зазначити, що причинами виникнення спорів через втра­ту позначенням розрізняльної здатності є використання так зва­них «радянських» торговельних марок, тобто позначень, які три­валий час використовувались в країнах колишнього СРСР кіль­кома виробниками для одних і тих же товарів, наприклад, «Докторская» ковбаса, цукерки «Белочка», пральний порошок «Лотос», а також значна кількість позначень, що використовува­лись для маркування лікарських засобів.

Такі товари з однаковою назвою і великою популярністю серед населення випускалися на різних підприємствах, які знаходило­ся в рівних умовах. Рецептура, технологія, стандарти, назви і на­віть макети упаковки були однаковими. Через відсутність на той час конкуренції між виробниками таких товарів, кожен з них вносив свою частину для набуття відомості торговельної марки серед населення країн СРСР. Привабливість таких торговельних марок зрозуміли як виробники таких товарів так і особи, що не мали до них ніякого відношення.

Подібного роду ситуації, коли позначення, що використовува­лось декількома виробниками і в подальшому було зареєстровано на ім’я однієї особи, на сьогодні виникають досить часто, особли­во щодо такого товару як лікарські засоби. Не завжди подібну реєстрацію торговельних марок можна визнати недійсною внаслі­док втрати знаками розрізняльної здатності і перетворення їх у видові назви. Значна кількість таких позначень реєструється зва­жаючи на першість у поданні заявки.

Світової практики врахування таких ситуацій не існує через капіталістичний розвиток більшості країн. Сьогодні в Україні відносини щодо використання так званих «радянських» торго­вельних марок, які використовувались декількома особами були врегульовані через додавання до відомого споживачам позначен­ня певного відмітного елемента, що вказує на конкретного вироб­ника. Так, відома всім назва «Советское шампанское» зареєстро­вана у вигляді етикетки у різному виконанні ДП «Харківський завод шампанських вин», ЗАТ «Київський завод шампанських вин «Столичний», ЗАТ «Одеський завод шампанських вин», ЗАТ «Одеський коньячний завод», ДП «Севастопольський виноробний завод» для товарів 33 класу МКТП «Ігристі вина (шампанське)». Знайомий споживачам знеболювальний лікарський засіб «Пен­тал гін» сьогодні розповсюджується на території України не одним виробником. Для його маркування Державним департа­ментом інтелектуальної власності видані свідоцтва на знаки для товарів і послуг на ім’я ТОВ «Фарма Старт» (Україна), на ім’я ВАТ «ІНТЕРХІМ» (Україна), на ім’я ТОВ «ПОЛІФЕМ» (Росій­ська Федерація), на ім’я СОФАРМА АД (Болгарія), на ім’я ВАТ «ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА» (Російська Федерація).

Наведене свідчить про те, що втрата позначенням розріз­няльної здатності через перетворення його у загальновживане за часи незалежності України малоймовірна, оскільки необхід­ний достатній проміжок часу для використання його різними виробниками та відсутність контролю за цим з боку власника свідоцтва. В основному конфлікти щодо загальновживаних по­значень виникають за торговельні марки, що використовува­лись за радянських часів, отже, позначення втрачає розрізняль­ну здатність ще до дати подання заявки і до суду подаються по­зови про визнання свідоцтва на знак недійсним. Такі спори не відрізняються від спорів про дострокове припинення дії свідоц­тва на знак у частині предмету та засобів доказування втрати позначенням розрізняльної здатності. Різниця між ними поля­гає лише у моменті перетворення позначення у загальновжива­не для товарів і послуг певного виду, до дати подання чи після дати подання заявки.

Однак, треба відрізняти загальновживаність позначень, прита­манну з самого початку створення знака і загальновживаність, пов’язану з інтенсивністю використання знака на ринку. У пер­шому випадку завжди подаються позови про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним. Яскравим прикладом по­значення, що є загальновживаним для товарів певного виду є ре­єстрація та подальше визнання свідоцтва недійсним на знак «Ва­фельні трубочки» для товарів 30 класу МКТП «Вафлі, кондитер­ські вироби», що розглядалась у попередньому підрозділі монографічного дослідження.

Отже, невірне тлумачення норм матеріального права щодо за­гальновживаних позначень може невиправдано обмежити або на­віть лишити конкретну особу права на індивідуалізацію своїх това­рів (послуг) або підмінити собою інші норми Закону, що спричи­няє тим самим невизначеність у правовому регулюванні. Це призводить до неправильного визначення обставин, що входять у предмет доказування та неоднакового застосування судами одних і тих самих норм матеріального права до схожих правовідносин.

Такий засіб доказування як висновок судової експертизи ха­рактерний для встановлення фактичних даних при вирішенні спору про дострокове припинення дії свідоцтва на підставі пере­творення позначення у загальновживане. Доведення факту неви­користання знака для товарів і послуг та зазначення поважних причин такого невикористання встановлюється в основному письмовими доказами.

Підсумовуючи все вищевикладене, для встановлення обста­вин, що мають значення для вирішення окремої категорії спорів щодо захисту прав на знаки для товарів і послуг залучаються такі засоби доказування:

• показання сторін у вигляді позовних вимог та заперечень проти позову;

•письмові докази. Обов’язковим письмовим доказом у зазна­ченій категорії справ є документи, що підтверджують право на знак для товарів і послуг;

•речових доказів у вигляді предметів матеріального світу, що містять знак для товарів і послуг або позначення, що вико­ристовуються іншою особою.

Такий засіб доказування як показання свідків майже не залу­чається до справ щодо захисту прав на торговельні марки, ос­кільки у вирішенні даних спорів важливою є думка споживачів, їх асоціація зі знаком для товарів і послуг. При цьому врахову­ється думка не однієї особи, а певного кола споживачів конкрет­них товарів і на конкретному ринку. Не можна вважати показан­нями свідка, наприклад окрему анкету споживача з відповідями на питання соціологічного опитування через те, що письмові по­яснення свідків за відповідних обставин приймаються судом як письмові докази (ст. 64 ЦПК України)^[234].

У спорах про порушення прав власника свідоцтва, про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним та у спорах про дострокове припинення дії свідоцтва через перетворення позначен­ня у загальновживане виникає необхідність проведення дослід­жень, заснованих на використанні спеціальних знань, та залучення як одного із засобів доказування висновку судового експерта.

3.