Предмет і засоби доказування у спорах про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним

Предметом спору є права на знак для товарів і послуг, що під­тверджуються свідоцтвом України, яке, по суті, є письмовим до­казом в інших видах спорів щодо захисту прав на знаки для то­варів і послуг.

Особливістю спорів про визнання свідоцтва на знак для това­рів і послуг недійсним є участь декількох осіб на стороні відпо­відача — процесуальна пасивна співучасть. Позивачем є особа, права чи інтереси якої порушені через реєстрацію знака чи ви­никненню прав якої перешкоджає реєстрація знака або інша за­цікавлена особа. Відповідачами є власник свідоцтва на знак для товарів і послуг та Державна служба інтелектуальної власності, як орган, на який покладено повноваження щодо видачі сві­доцтв на знаки для товарів і послуг. Суд, на прохання позива­ча, може зобов’язати ДСІВ внести відповідні зміни до Держав­ного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промисло­ва власність».

У разі якщо позивачем у позовній заяві ДСІВ не зазначена як відповідач, суд має за клопотанням позивача залучити цей орган до участі у справі як іншого відповідача за правилами статті 33 ЦПК України разом з правовласником. До речі господарські суди можуть за власною ініціативою залучати до участі у справі іншо­го відповідача відповідно до ст. 24 ГПК України.

Зазвичай позиція ДСІВ викладена у письмових запереченнях на позовну заяву, в яких ДСІВ просить суд відмовити у задово­ленні позовних вимог і вказує на правомірність своїх дій під час прийняття попереднього рішення.

Отже, процесуальна співучасть у зазначеному виді спору ви­никає через те, що позовні вимоги походять з однієї і тієї ж під­стави (визнання охоронного документа недійсним), що породжує права та обов’язки для обох відповідачів.

Спори про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг не­дійсним мають підвиди, що випливають із ст. 19 Закону.

Відповідно до ст. 19 Закону свідоцтво може бути визнано у су­довому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання право­вої охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб^[186].

Найбільш розповсюдженою підставою для визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним є невідповідність зареєс­трованого знака умовам надання правової охорони (п. а) ст. 19 Закону). Так, з 24 судових позовів про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним, що розглядались у порядку цивільного судочинства з 2007 по 2010 рр.^[187], 22 подані на підста­ві невідповідності знака умовам надання правової охорони, а 2 на підставі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушен­ням прав інших осіб.

Позовні вимоги у спорах про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним на підставі невідповідностізнака умо­вам надання правової охорони ґрунтуються на тому, що зареєс­троване у державному реєстрі позначення містить ознаки, які мо­жуть бути оцінені як такі, що виключають можливість надання правової охорони спірному знаку взагалі.

Свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнане не­дійсним повністю або частково протягом усього терміну його дії, якщо реєстрація відбулась з порушенням вимог, встановлених ст.ст. 5 і 6 Закону, що містять підстави для відмови у наданні правової охорони позначенню.

Враховуючи вимоги, визначені ст.ст. 5, 6 Закону, предметом доказування у спорах про визнання свідоцтва на знак для това­рів і послуг недійсним на підставі невідповідності знака умовам надання правової охорони (п. а) ст. 19 Закону) є:

1. Наявність ознак та властивостей позначення, які виключа­ють надання йому правової охорони згідно ст.

2. Тотожність або схожість зареєстрованого знака настільки, що його можна сплутати з позначеннями, права на які належать іншим особам, що перераховані у п. 3 ст. 6 Закону.

3. Тотожність зареєстрованого знака об’єктам, перерахованим у п. 4 ст. 6 Закону.

Предмет і засоби доказування у спорах про визнання свідоц­тва на знак для товарів і послуг недійсним відрізняються в за­лежності від конкретної підстави для відмови у наданні правової охорони позначенню, на яку посилається позивач.

Наприклад, для вирішення спору про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним на підставі того, що позна­чення відноситься до таких, що зображають або імітують дер­жавні герби (п. 1 ст. 6 Закону) необхідно з’ясувати:

•чи відноситься позначення до таких, що зображає або імітує державний герб;

•чи займає елемент, що імітує або зображає державний герб домінуюче положення у складі позначення;

• чи наданий дозвіл компетентного органу на використання елементу, що імітує чи зображає державний герб?

З’ясування перших двох обставин потребує застосування спеціальних знань і суд призначає судову експертизу відповід­но до ч.1 ст.143 ЦПК України. Третя обставина встановлюєть­ся конкретним письмовим доказом — дозволом компетентного органу, який на сьогодні досі не визначений законодавством.

Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома трети­нами від конституційного складу Верховної Ради України. Проте, Верховною Радою України такий закон на сьогодні не прийнято.

Постановою Верховної Ради України «Про Державний герб України» від 19.02.1992 №2137-ХІІ затверджено тризуб як малий герб України, вважаючи його головним елементом велико­го герба України. Зображення Державного герба України помі­шується на печатках органів державної влади і державного уп­равління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службо­вих посвідченнях, штампах, бланках державних установ з обов’язковим додержанням пропорцій зображення герба, затвер­дженого пунктом 1 цієї Постанови^[188].

При цьому, вказаною Постановою не передбачено використан­ня Державного герба України в комерційних цілях, зокрема в зображенні знаків для товарів і послуг.

Отже, відсутність визначеного законодавством компетентного органу, який міг би видавати відповідний дозвіл не може слугу­вати обставиною на користь реєстрації знаків, шо зображають або імітують Державний герб України.

Так, у справі № 2-655/10^[189], шо розглядалась Солом’янським районним судом м. Києва про визнання незаконним висновку про невідповідність позначення умовам надання правової охоро­ни, позивач посилався на те, шо відповідачем безпідставно від­мовлено у реєстрації заявленого позначення, оскільки на думку позивача, в ньому відсутня імітація малого Державного Гербу України, а посилання відповідача про необхідність надання від­повідного дозволу компетентного органу на його використання, вважає безпідставним, оскільки законодавством України не вста­новлено відповідного компетентного органу.

Щодо відповідного дозволу компетентного органу у рішенні Со- лом’янського районного суду м. Києва від 16.02.2010 р. зазначено, шо суд погоджується, шо на дату подання відповідної заявки зако­нодавчо не визначений компетентний орган, який має надавати дозвіл на використання державної символіки та порядок її вико­ристання. Проте дана обставина не може слугувати на користь по­зивача, оскільки діюче законодавство у сфері охорони інтелекту­альної власності унеможливлює надання правової охорони позна­ченню, яке є наслідуванням державної символіки України, оскіль­ки в іншому випадку закладом експертизи будуть порушені вимо­ги Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»^[190].

Складними залишаються судові спори, в яких необхідно вста­новити наявність чи відсутність розрізняльної здатності позна­чення. Наявність розрізняльної здатності позначення — одна з головних умов надання йому правової охорони. У зв’язку з цим постає питання про правильне розуміння даного поняття для уникнення некоректності його тлумачення.

В. В. Орлова вважає, що під розрізняльною здатністю слід ро­зуміти здатність позначення викликати в свідомості споживача асоціації, пов’язані з конкретним виробником продукції, що по­значається торговельної маркою, а не з тими товарами і послуга­ми, які індивідуалізує знак^[191]. А. П. Рабец пов’язує розрізняль­ний характер знака з його формою і змістом. З огляду на зміст позначення, через залежний характер об’єкта маркування, не приймаються до реєстрації описові і видові позначення, а також загальноприйняті терміни і символи^[192].

За думкою Левічевої О. Д., розрізняльна здатність характери­зується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти товари або послуги одних осіб від таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу^[193].

Спеціальне законодавство щодо торговельних марок не міс­тить визначення поняття «розрізняльна здатність позначен­ня», проте наводить перелік позначень, що не мають розріз­няльної здатності у п. 2 ст. 6 Закону^[194]. Крім того, позначення, що не мають розрізняльної здатності перераховані у п. 4.3.1.4 Правил^[195].

Такий великий перелік позначень, що не мають розрізняльної здатності не лише не дозволяє розкрити сутність поняття «роз­різняльна здатність», але й призводить до ще більшої плутанини. Спробуємо систематизувати цей перелік з доданням необхідних пояснень, що дозволять визначити поняття «розрізняльна здат­ність позначення».

Позначення, що не мають розрізняльної здатності можна поді­лити на наступні групи:

1. Позначення, що не мають розрізняльної здатності за своїм змістом (семантикою). До них відносяться позначення, які скла­даються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання або на­впаки занадто складні за композицією чи надмірно стилізовані. Такі позначення не сприймаються як щось цілісне, закінчене, їх важко запам’ятати і навіть просто розпізнати.

Загальним для подібних позначень є те, що вони не мають жодної семантики. І відсутність розрізняльної здатності в даному випадку не пов’язана з якимись окремими товарами і послугами, тобто такої властивості немає для будь-яких товарів і послуг.

Таким чином, під розрізняльною здатністю позначення можна розуміти певну властивість створювати цілісне враження, бути добре сприйманим і таким, що запам’ятовується споживачем, який є носієм певної культури.

Важливо відзначити, що така властивість характеризує позна­чення як таке. Тут розрізняльна здатність абсолютна і притаман­на позначенню з початку його створення, незалежно від будь- яких додаткових чинників, наприклад, тривалості і активності його використання або схожості з іншими знаками.

2. Позначення, що не мають розрізняльної здатності для тих товарів, які самі ж вони і позначають в даному культурному і мовному середовищі. До таких відносять позначення, що є за­гальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, описові позначення, реалістичні зображення товарів, тривимірні об’єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним при­значенням тощо. Такі позначення не можна реєструвати як тор­говельні марки для товарів, що позначаються ними.

Отже, такі позначення не мають розрізняльної здатності по відношенню до товарів, які вони позначають, а по відношенню до інших товарів цілком можливе визнання їх такими, що мають розрізняльну здатність. Для прикладу можна навести відомий знак для товарів і послуг «apple», який зареєстрований для комп’ютерів і виконує роль торговельної марки для такого виду товарів, однак він не може її виконувати для такого продукту як яблука, оскільки є назвою самого товару.

З врахуванням викладеного можна дійти висновку, що одна і та ж властивість позначення трактується по-різному, що окрім абсолютної розрізняльної здатності позначення для будь-яких то­варів, існує і відносна розрізняльна здатність, коли знак має цю властивість не для всіх товарів.

3. Наявність або відсутність розрізняльної здатності позначення пов’язана не лише з певними товарами, але також і з їх конкрет­ним виробником. Це випадки коли позначення може набути або втратити розрізняльну здатність внаслідок використання його конкретним виробником (виробниками). Однак, розрізняльна здат­ність, в цій групі позначень, розглядається не як властивість по­значення, а пов’язана з інтенсивністю використання знака для конкретних товарів і послуг конкретною особою (особами).

Отже, навіть те позначення, яке спочатку мало притаманну розрізняльну здатність, може втратити її у процесі використання

і навпаки, позначення, що не мало притаманної йому розрізняль­ної здатності може набути її у процесі використання. Ця група позначень викликає найбільшу кількість спорів серед власників торговельних марок.

У спорах про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним на підставі того, що позначення не має розрізняльної здатності, в залежності від конкретних обставин справи, сторони повинні довести наступні факти:

•позивач повинен довести те, що позначення в цілому або його домінуючий елемент не мав розрізняльної здатності на дату подання заявки;

•у разі коли позначення спочатку мало притаманну йому роз­різняльну здатність, позивач повинен довести факт втрати зареєстрованим знаком розрізняльної здатності на дату по­дання заявки;

• відповідач може доводити набуття позначенням розрізняль­ної здатності на дату подання заявки.

Зазначені питання щодо наявності у позначенні розрізняльної здатності, її набуття чи втрати виносяться на вирішення судової експертизи. При цьому суди повинні правильно оцінити надані експертом висновки відповідно до ст. 212 ЦПК України, оскіль­ки непоодинокі випадки, коли судові експерти по-різному оціню­ють одне й те ж саме позначення.

Наприклад, у спорі про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг «Вафельні трубочки», при розгляді справи господарським судом м. Києва^[196] було призначено первинну та повторну судову експертизу, де експерти дали різні відповіді з одних і тих же питань, зокрема щодо питання про наявність розріз­няльної здатності та визначення загальновживаності позначення для товарів 30 класу МКТП — «Вафлі; кондитерські вироби».

При розгляді касаційної скарги у згаданій справі Вищим гос­подарським судом у своїй Постанові^[197] було наголошено на непра­вильності оцінки судом висновку первинної експертизи відповід­но до ст. 150, 212 ЦпК України):

«у судових рішеннях не зазначено, які саме суперечності у ви­сновку судової експертизи від 29.05.2013 та які порушення у його складенні викликали сумніви суду в його правильності та стали підставою для призначення повторної судової експертизи.

Разом з тим й оцінку висновку судової експертизи від 29.05.2013 в ухвалі суду від 29.07.2013 про призначення повтор­ної експертизи також не можна визнати належною, оскільки за­значення у висновку про те, що знак для товарів та послуг за сві­доцтвом України №17006, на дату подачі матеріалів заявки від 28.11.1996, складався з позначень, яке не є загальновживаним символом і терміном, а є позначенням яке вказує вид товарів, не свідчить про “неоднозначність” відповіді, а лише вказує на наяв­ність однієї з підстав для відмови у правовій охороні»^[198].

Питання щодо наявності розрізняльної здатності позначень, що відносяться до першої та другої груп виносяться на вирішення су­дового експерта, однак, треба додатково відзначити, що набуття по­значенням розрізняльної здатності залежить від інтенсивності ви­користання знака на ринку та від ступеню інформованості спожи­вачів про взаємозв’язок позначення із конкретним виробником.

Такі обставини можуть підтверджуватись не лише висновком судової експертизи, а даними соціологічних опитувань, які мо­жуть залучатись до справи як належні засоби доказування. Рані­ше результати соціологічних опитувань широко не залучались до матеріалів справи через проблеми їх оцінки судом, що більш де­тально буде розглянуто у підрозділі 2.3 цієї роботи.

Однак, у проекті Правил складання та подання заявки на знак для товарів і послуг^[199] прямо передбачено, що ступінь відомості позначення чи визнання його знаком у відповідному секторі сус­пільства, як один із факторів інтенсивності використання позна­чення, може встановлюватися, зокрема, на підставі результатів соціологічного опитування (п. 2.6).

Крім того, до факторів інтенсивності використання позначен­ня також належать (п. 2.6 зазначеного проекту Правил):

•тривалість, обсяг та географічний район будь-якого викорис­тання позначення;

•тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просуван­ня позначення, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів і/або по­слуг, щодо яких позначення застосовується;

•тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій і/або заявок на реєстрацію позначення як знака за умови, що воно використовується чи є визнаним^[200].

Більше того, новими Методичними рекомендаціями з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і по­слуг (далі — Рекомендації), затверджених наказом ДП «УІПВ» від 07.04.2014 №91^[201] як приклад, вказуються атестовані в уста­новленому порядку наукові установи чи організації, що здійсню­ють маркетингові та прикладні соціологічні дослідження (GFKUkraine, ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна (TNS)), а також питання, відповіді на які повинні дати споживачі у таких результатах соціологічних опитувань (п. 10.1.5):

•чи відоме їм позначення як знак для товарів і послуг;

•чи асоціюється у свідомості споживача таке позначення з то­варами або послугами, для яких воно призначено;

•яка саме особа, на їх думку, є виробником товарів, маркова­них таким позначенням і/або надавачем послуг, для яких по­значення застосовується^[202].

Також доказами набуття розрізняльної здатності можуть бути письмові докази у вигляді документів, що містять відомості про обсяги виробництва та реалізації товарів і/або послуг відносно яких застосовується позначення; про тривалість та географічний район використання та просування позначення до дати подання заявки; рекламування товарів і/або послуг; експонування товарів на міжнародних і/або національних виставках та ярмарках, ко­мерційне використання позначення в мережі Інтернет тощо.

Доведення факту втрати позначенням розрізняльної здатності буде висвітлене при розгляді спорів про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Найбільш розповсюдженою підставою для визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним є схожість знаків настіль­ки, що їх можна сплутати.

У таких спорах тотожність зареєстрованих знаків для товарів і послуг малоймовірна через те, що заявка на реєстрацію проходить кваліфікаційну експертизу, де проводиться пошук на тотожність і схожість позначень. Отже, мова йде про схожість, яка не є очевид­ною і яка виступає предметом доказування для визнання знака таким, що не відповідає умовам надання правової охорони.

Як зазначалось у попередньому підрозділі схожість зареєстро­ваних знаків тісно пов’язана із товарами та послугами, для яких ці знаки зареєстровані. Визначення спорідненості товарів і по­слуг входить до предмету доказування зазначеного виду спору.

Для встановлення наведених обставин справи, що входять до предмету доказування у спорах про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним, суд, як правило, призначає судо­ву експертизу.

Коли висновок судової експертизи при розв’язанні таких спо­рів визнається належним, допустимим та достовірним доказом у справі, рішення приймається із врахуванням викладених у ньому висновків відповідно до ст. 212, 213, 214 ЦПК України.

Питання щодо схожості позначень виникають також при зіт­кненні прав на знаки для товарів і послуг та комерційні наймену­вання. В зазначених спорах підставою для визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним є абз. 4 п. 3 ст. 6 Закону, а саме схожість зареєстрованого знака з відомим в Україні фірмовим найменуванням щодо таких же або споріднених товарів і послуг.

Як зазначає, А. В. Міндрул^[203], для протиставлення комерційно­го найменування торговельній марці, повинні бути додержані такі умови:

• комерційне найменування має бути тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою;

•комерційне найменування використовується його власником щодо таких самих або споріднених товарів і послуг із тими товарами і послугами, для яких зареєстровано чи подано на реєстрацію торговельну марку;

•права на комерційне найменування повинні охоронятись до дати подання до Установи заявки на торговельну марку;

•комерційне найменування має бути відомим в Україні. При цьому комерційне найменування має набути відомість до дати подання заявки на торговельну марку або до дати її пріоритету.

Перераховані умови є обставинами, що входять до предмету доказування при зіткненні прав на знаки для товарів і послуг та комерційні найменування.

Складним питанням такого судового спору є визначення по­значення, що становить комерційне (фірмове) найменування (що саме є комерційним найменуванням) та встановлення його відо­мості в Україні.

Слід зазначити, що структура комерційного найменування за­вжди розглядалась поверхнево хоча це питання має велике зна­чення для захисту прав на цей об’єкт.

У більшості випадків комерційне найменування співпадає з найменуванням юридичної особи, або якось пов’язане з ним. Так, наприклад, словосполучення «Товариство з обмеженою від­повідальністю «Юридична компанія «Сокіл» є повним наймену­ванням юридичної особи, а її комерційним найменуванням мо­жуть бути«Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Сокіл», «Юридична компанія «Сокіл», лише «Сокіл», або взагалі комерційне найменування може повністю відрізня­тись від найменування юридичної особи.

У спеціальній літературі існує думка про недоцільність вход­ження організаційно-правової форми у структуру комерційного найменування і пропонується як комерційне найменування роз­глядати позначення, що складається з вказівки на характер ді­яльності юридичної особи разом з позначенням, що є вирізняль- ною частиною цього комерційного найменування. Дійсно, така словесна конструкція містить необхідну і достатню інформацію для ідентифікації фірми як суб’єкта комерційної діяльності^[204].

Крім того, як Законом, так і Правилами не встановлено кри­терії, за допомогою яких визначається відомість в Україні того чи іншого фірмового найменування та не визначено коло осіб, якому повинно бути відоме фірмове найменування для того, щоб воно відповідало поняттю «відоме в Україні». Не містить таких критеріїв і спеціальна література.

Існує два погляди на визначення відомості комерційного (фір­мового) найменування. Тривалий час, при вирішенні питання щодо відомості комерційного найменування в Україні, застосову­вались критерії, встановлені п. 2 ст. 25 Закону, тобто ті, що вико­ристовуються для визнання знака добре відомим в Україні. Дру­гий підхід ґрунтується на загальному тлумаченні слова «відомий», тобто такий, «про якого знають», що дає підстави припустити, що предмет, про який ідеться, може бути відомим і одній особі^[205].

Останній підхід був застосований при розгляді справи Со- лом’янським судом м. Києва від 12.05.10 про визнання недійсни­ми свідоцтва України № 58631 на знак для товарів та послуг «ТЕКО» та свідоцтва України № 58630 на знак для товарів і по­слуг «ТЕКО GROUP»^[206].

Підставою для визнання зазначених свідоцтв недійсними була невідповідність зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони з огляду на їх схожість з фірмовим найменуванням, яке ві­доме в Україні та право на використання якого виникло у позивача (ТОВ «ТЕКО») до дати подання заявок на оскаржувані свідоцтва.

У рішенні від 12.05.10 судом було визначено, що для з’ясу­вання наявності або відсутності такої обставини як відомість в Україні комерційного (фірмового) найменування позивача до дати подання заявок на спірні свідоцтва суд виходив з того, що абз. 4 п.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не передбачає, що з метою його застосування, фірмове найменування повинно мати певний ступінь відомості в Україні, на відміну від статті 25 того ж закону, для застосування якої, має бути встановлена добра відомість знака в Україні. За таких умов, суд має враховувати будь-яку інформацію, що вка­зує на будь-яку відомість ТОВ «ТЕКО» ТОВ в Україні.

Судом було встановлено, що ТОВ «ТЕКО» зареєстроване у м. Біла Церква (Київська область) в 1995 році і з того ж часу у за­значеному регіоні, здійснювало свою господарську діяльність. Зважаючи на зазначене, а також тривалість господарської діяль­ності TOB «ТЕКО», приймаючи до уваги те, що Україна є унітар­ною державою, а Київська область є адміністративно-територі­альною одиницею, яка знаходяться на території України, суд вважав встановленим, що комерційне (фірмове) найменування позивача до дати подання заявок на знаки для товарів і послуг, за якими видано спірні свідоцтва було відомим в Україні^[207].

Крім визначення критеріїв для встановлення відомості комер­ційного найменування, необхідно конкретизувати, що слід вва­жати моментом першого використання комерційного наймену­вання з яким законодавець пов’язує виникнення прав на нього^[208].

Отже, вирішення спорів про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним через схожість позначення з комер­ційним найменуванням ускладнюється доведенням обставин, що входять у предмет доказування з огляду на невизначеність пред­мету спору (що саме у кожному випадку є комерційним наймену­ванням), відсутність критеріїв для встановлення відомості комер­ційного найменування та складність визначення належності прав на нього (що саме вважається першим використанням комерцій­ного найменування — використанняу цивільному обороті чи власне на папері, при створенні юридичної особи).

Завдяки численним доповідям та публікаціям в яких приді­лялась увага зазначеним проблемам, Державне підприємство «Український інститут промислової власності» у Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг^[209], наводить поняття відомого в Ук­раїні комерційного (фірмового) найменування, однак достатньо широко його тлумачить:

«фірмове (комерційне) найменування вважається відомим в Ук­раїні, якщо відомості про нього доведено до загального відома як відкриту інформацію (публічно оголошено), і його використання пов’язується з конкретною (певною) особою щодо певних товарів і послуг, які є результатом господарської діяльності цієї особи»^[210].

Проте, у зазначених Рекомендаціях чітко визначено, що не може вважатись використанням комерційного найменування та перераховані випадки фактичного використання комерційного найменування у господарському обігу, зокрема:

•пропонування товару з нанесеним на нього фірмовим (комер­ційним) найменуванням для продажу, продаж, імпорт (вве­зення) та експорт (вивезення);

•застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги;

•застосування його у будь-якому документі, публікації, рекла­мі тощо, використаних у господарському обігу та призначе­них для третіх осіб, наприклад, споживача.

Таким чином, факт державної реєстрації юридичної особи, підготовчі дії до використання фірмового (комерційного) найме­нування в господарському обігу, зокрема укладення договору по­ставки товарів у власність зазначеної особи для подальшого вико­ристання нею цього товару у господарському обігу, одержання цією особою будь-яких дозвільних та інших документів від ком­петентних органів для здійснення господарської діяльності, не можуть вважатись фактом використання фірмового (комерційно­го) найменування в господарському обігу Фірмове (комерційне) найменування вважається відомим в Україні, якщо відомості про нього доведено до загального відома як відкриту інформацію (публічно оголошено), і його використання пов’язується з конк­ретною (певною) особою щодо певних товарів і послуг, які є ре­зультатом господарської діяльності цієї особи^[211].

Наступна група справ про визнання свідоцтва на знак для то­варів і послуг недійсним стосується абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону: пози­вачі наполягають на тому, що зареєстрований знак відповідача є таким, що може вести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу. Зазначена підстава досить часто вказується поряд з підставою, яка передбачена абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону, а саме визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним на підставі схожості позначень настільки, що їх можна сплутати.

Складність вирішення такоговиду спору полягає у тому, що під­става, передбачена абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону, застосовується судами неоднозначно — в одних справах як абсолютна підстава для відмо­ви у наданні правової охорони позначенню, в інших — як відносна.

Абсолютні підстави для відмови у наданні правової охорони дозволяють без зіставлення з іншими об’єктами прав третіх осіб оцінити сутність заявленого на реєстрацію позначення, його здатність виконувати функції товарного знаку, зокрема основну функцію — індивідуалізуючу. Відносні підстави для відмови по­винні дати відповідь на питання, чи не буде заявлене позначення (навіть, якщо воно має розрізняльну здатність та не вводить спо­живача в оману тощо), у разі його реєстрації, порушувати права та інтереси третіх осіб на інші об’єкти, зокрема на торговельні марки, які вже охороняються.

Так, у рішенні Київського апеляційного господарського суду від 06.12.2007 у справі за позовом ЯМАТА (...) до ДДІВ Міністер­ства освіти і науки України та ФЕЙЮЇ ФЕНГРЕНЙЇ ЇТЮАН ГОНГСІ про визнання недійсною в Україні міжнародної реєстра­ції №678521 на торговельну марку «YAMATA» (ЯМАТА), зазна­чено, що відповідно до законодавства України поняття «оманли­ве або таке, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу» повинно застосовуватися до позначень тільки в розумінні неправильності смислового значення відповід­ного позначення щодо конкретного виробника (а не до третьої особи), який виробляє певний товар та бажає зареєструвати це позначення в якості своєї торговельної марки. І це слід чітко від­різняти від випадку тотожності або схожості позначень»^[212].

І протилежна позиція відображена у рішенні Солом’янського районного суду від 23.03.2010 у справі 2-763/10за позовомТоні енд Гай (ЮЕсЕй) Лімітед до Державного департаменту інтелекту­альної власності Міністерства освіти і науки України про визнан­ня недійсним свідоцтва України № 63494 на знак для товарів і послуг «BED HEAD»^[213] було застосовано підставу, передбачену абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону як відносну підставу. Свідоцтво № 63494на знак для товарів і послуг «BED HEAD» було визнано недійсним на підставі того, що знак є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари та/або надає послуги ос­кільки продукція під позначенням ««BED HEAD» асоціюється споживачами саме із Позивачем, який є відомим виробником продукції під позначенням «BED HEAD» серед українських перу­карів та широкого кола українських споживачів.

Неоднозначність позиції відносно питання про віднесення по­значення до таких, що вводять в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги спостерігається і в наукових колах і призводить до проблеми визначення і предмету доказування такої категорії справ.

Також критерій введення в оману має суб’єктивний характер, оскільки позначення, що можуть ввести в оману асоціативно по­роджують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик това­рів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Як зазначає О. Д. Лєвічева, помилка (омана), як філософська категорія, ото­тожнюється з помилкою, породженою недосконалістю пізнаваль­них здібностей людини, і даний критерій, як такий, залежить від об’єму відповідних знань конкретного споживача^[214].

Так само і визначення схожості позначень теж має суб’єктив­ний характер і є складним питанням для судового експерта. За­значені питання потребують більш детального аналізу і будуть розглянуті у третьому розділі монографічного дослідження.

Складними є також справи про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним на підставі абз. 3 п. 4 ст. 6 Зако­ну, за яким «не реєструються як знаки позначення, які відтво­рюють: назви відомих в Україні творів науки, літератури і мис­тецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фраг­менти без згоди власників авторського права або їх правонаступ­ників», через те, що у предмет доказування даної категорії справ входить встановлення наявності інших прав інтелектуальної власності, а саме авторських прав на твір.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права», авторське право на твір виникає внаслідок факту йогостворення. Для виникнення і здійснення авторського права невимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціаль­не йогооформлення, а також виконання будь-яких інших фор­мальностей. Проте суб’єкт авторського права для засвідчення ав­торства, факту і дати опублікування твору чи договорів, які сто­суються праваавтора на твір, у будь-який час протягом строку охорониавторського права може зареєструвати своє авторське право увідповідних державних реєстрах^[215].

Отже, належними засобами доказування для підтвердження наявності авторського права на твір є: примірник твору на якому зазначено ім’я автора та дата створення твору; при наявності ре­єстрації — свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір; у випадку передачі авторських прав іншій особі — авторський до­говір про надання права на використання твору.

З аналізу норм спеціального законодавства щодо охорони ав­торського права та прав на торговельні марки випливає, що при розгляді справ про визнання свідоцтва на знак для товарів і по­слуг недійсним на підставі абз. 3 п. 4 ст. 6 Закону, у сукупність обставин, які необхідно встановити для правильного вирішення спору по суті (тобто предмет доказування) входять:

• відтворення зареєстрованим знаком будь-якого фрагмента, назви, цитати чи персонажу твору літератури, науки і мистец­тва;

•належність твору або його фрагментів до об’єктів авторського права, що набули правової охорони до дати подачі заявки на знак для товарів і послуг;

• відомість творів науки, літератури і мистецтва у випадках відтворення назви, цитати чи персонажу твору;

•належність авторського права на створений твір певному суб’єкту, який не надавав згоду на використання його твору.

Для встановлення першої обставини із зазначеного переліку зазвичай призначається судова експертиза або суд встановлює її на основі письмових доказів. Наприклад, у рішенніСолом’ян- ського суду м. Києвавід 17.03.2010 у справі про визнання недійс­ним свідоцтва України № 61687було зазначено, що суд вважає очевидною ту обставину, що відповідачем було використано твір — зображення літературно-художнього персонажу «Капі- тошка» шляхом відтворення персонажу твору в якості знаку для товарів та послуг із словесним написом «Капітошка».

Малюнок за знаком співпадає за зображенням з образом пер­сонажу «Капітошки» — усміхнена велика кругла крапелька з ка­пелюшком зверху та навколо маленькі крапельки дощу, автора­ми якого є позивачі та який за загальним зоровим враженням є подібним зображенню за знаком, і до того ж словесний напис на знаку — «Капітошка» не залишає сумнівів в цьому^[216].

Коло обставин, що підлягають доказуванню у спорах про ви­знання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним, буде розширюватись в залежності від підстав для відмови у наданні позначенню правової охорони, на яку посилається позивач.

Слід зазначити, що невідповідність знака умовам надання правової охорони передбаченим у. ст. 5 та п. 1, 2 ст. 6 Закону^[217], встановлюється на основі дослідження елементів самого позна­чення, його здатності виконувати функції знака для товарів і по­слуг, зокрема основну функцію — індивідуалізуючу.

У випадках невідповідності знака умовам надання правової охорони, передбаченим у п. 3, 4 ст. 6 Закону^[218], реєстрація позна­чення може порушувати права та інтереси третіх осіб на інші об’єкти, зокрема на торговельні марки, які вже охороняються.

Викладене дає підстави для висновку, що в залежності від під­став для відмови у наданні позначенню правової охорони, на яку посилається позивач предметом доказування у спорах про ви­знання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним на під­ставі п. а) ст. 19 Закону є:

1. Встановлення ознак та властивостей позначення, що виклю­чають надання йому правової охорони згідно ст. 5 та п. 1, 2 ст. 6 Закону:

•віднесення позначення до таких, що суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі (п. 1 ст. 5 Закону);

• віднесення позначення до таких, що зображають або іміту­ють державні герби, прапори та інші державні символи (ем­блеми), офіційні назви держав, емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, офі­ційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки (п. 1 ст. 6 Закону). Якщо такі по­значення включені до знака як елементи, необхідно з’ясува­ти чи не займають вони домінуюче положення і чи наданий дозвіл на їх використання компетентним органом;

• віднесення позначень до таких, що не мають розрізняльної здатності; встановлення можливості набуття позначенням роз­різняльної здатності внаслідок його використання та визначен­ня домінуючого положення елемента, що не має розрізняльної здатності у зображенні знака (абз. 3 п. 2 ст. 6 Закону);

•віднесення позначень до загальновживаних для товарів і по­слуг певного виду (абз. 3 п. 2 ст. 6 Закону);

• віднесення позначення до описових при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема до таких, що вказують на вид, якість, склад, кіль­кість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг (абз. 4 п. 2 ст. 6 Закону);

• віднесення позначення до оманливих чи до таких, що мо­жуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка ви­робляє товар або надає послугу (абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону);

•віднесення позначень до таких, що є загальновживаними символами і термінами (абз. 6 п. 2 ст. 6 Закону);

•віднесення позначень до таких, які відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхід­ністю отримання технічного результату, або яка надає това­рові істотної цінності (абз. 7 п. 2 ст. 6 Закону);

2. Визначення тотожності або схожості зареєстрованого знака настільки, що його можна сплутати з позначеннями, права на які належать іншим особам, що перераховані у п. 3 ст. 6 Закону:

•знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстра­цію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або спо­ріднених з ними товарів і послуг (абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону);

•знаками, визнаними добре відомими в України (абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону); (не потрібно встановлювати спорідненість това­рів і послуг);

•фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними то­варів і послуг (абз. 4 п. 3 ст. 6 Закону);

• кваліфікованими зазначеннями походження товарів (абз. 5 п. 3 ст. 6 Закону); (Такі позначення можуть бути лише еле­ментами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями);

• знаками відповідності (сертифікаційними знаками) (абз. 6 п. 3 ст. 6 Закону).

3. Тотожність зареєстрованого знака об’єктам, перерахованим у п. 4 ст. 6 Закону:

•промисловим зразкам, права на які належать в Україні іншим особам (абз. 2 п. 4 ст. 6 Закону);

•назвам відомих в Україні творів науки, літератури і мистец­тва або цитатам і персонажам з них, творам мистецтва та їх фрагментам без згоди власників авторського права або їх правонаступників (абз. 3 п. 4 ст. 6 Закону);

• прізвищам, іменам, псевдонімам та похідним від них, по­ртретам і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди (абз. 4 п. 4 ст. 6 Закону).

Як наголошувалось для встановлення зазначених обставин призначається судова експертиза об’єктів інтелектуальної влас­ності, яка є одним з головних засобів доказування у спорах про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним.

Посилання на п. б) ст. 19 Закону^[219], як на підставу для визнан­ня свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним, у цивільних позовах не зустрічається, з огляду на те, що заявка на реєстра­цію знака проходить стадію формальної та кваліфікаційної екс­пертизи, що виключає помилку при видачі свідоцтва.

Єдиний відомий випадок посилання на п. б) ст. 19 Закону як на підставу позовних вимог стався у справі № 04-1/1-16/5за по­зовом ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» до Державного де­партаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, де ВАТ «Фармак» — третя особа на стороні від­повідача, про визнання недійсним свідоцтва № 7320 на знак для товарів і послуг «Валідол»^[220].

Так, ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» у позовній заяві посилалось на те, що свідоцтво України №7320 видане на позна- чення, зображення якого взагалі відсутнє в матеріалах первинної заявки.

Справа розглядалась різними інстанціями і дійшла до розгля­ду Вищим арбітражним судом України (нині — Вищий господар­ський суд України), який відмовив у задоволенні позову, в зв’яз­ку з тим, що відповідно до п. 3 ст. 10 Закону фірма «Фармак» внесла до первісної заявки уточнення, об’єднала дві заявки, ви­лучила з них неохоронноспроможні елементи та залишила сло­весне позначення «Валідол (Validolum)» на яке і було видано спірне свідоцтво.

Отже, наявність у свідоцтві на знак для товарів і послуг еле­ментів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці є предметом доказування у спорах про ви­знання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним на під­ставі п. б) ст. 19 Закону.

Посилання на зазначену підставу також можливе у випадках коли до свідоцтва помилково були внесені дані, які не відповіда­ють дійсності. Наведеній ситуації можна запобігти на етапі підго­товки документів при складанні заявки, розгляду цієї заявки на стадії формальної та кваліфікаційної експертизи та на етапі одер­жання свідоцтва, шляхом перевірки внесених до нього відомос­тей щодо відповідності заявленим даним.

Для встановлення наявності у свідоцтві на знак для товарів і послуг елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці, необхідно запросити матеріали за­явки (бібліографічні дані) в Українському інституті промислової власності (Укрпатенті).

Предметом доказування у спорах про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним на підставі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (п. а) ст. 19 Закону) є існування будь-яких прав, що діяли до дати по­дання заявки на знак для товарів і послуг і які можуть бути ви­знані порушеними через реєстрацію позначення.

Зазвичай, позивачі посилаються на ст. 6-septies Паризької конвенції, якою встановлено, що, якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без до­зволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого влас­ного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть до­кази, що виправдовують його дію^[221].

Слід зазначити, що приписи ст. 6-septies Паризької конвенції було враховано у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності», де запропоновано доповнити п. 3 ст. 6 Закону таким абзацом:

«Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є то­тожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: (...) знаками, зареєстрованими на ім’я іншої особи в іноземній держа­ві, якщо заявка, об’єктом якої є це позначення, подана від свого імені агентом чи представником цієї особи без її дозволу та від­сутні докази, що обґрунтовують таке подання»^[222].

Крім того, відповідно до зазначеного проекту, при поданні за­явки на знак пропонується ст. 7 Закону доповнити наступним абзацом:

«Якщо заявником є агент або представник особи, яка є влас­ником знака в іноземній державі, заявка повинна містити доку­мент, що підтверджує видачу цією особою дозволу на подання за­явки, або докази, що обґрунтовують подання заявки без дозволу названої особи»^[223].

Для подання позову у спорах про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним на підставі видачі свідоцтва внас­лідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, позивачі можуть посилатись і на інші обставини.

Для прикладу можна привести справу № 2-1871/09 за позовом TOB «Віріданс» до TOB науково-виробничого підприємства «Мі- крос», Державного департаменту інтелектуальної власності про ви­знання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг, де Жов­тневим районним судом м. Дніпропетровська у рішенні від 01.12.09 зокрема зазначено: «Враховуючи, що у зв’язку з подан­ням заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів та послуг «А- БАКТЕРИН» було порушене право ЗАТ «Біолік» на використання на підставі ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби» на протя­зі п’яти років відповідно до виданого за його заявкою сертифікату (т. 1 а.с. 9) торговельної назви імунобіологічного препарату «А- бактерин», суд оцінює вимоги, заявлені щодо визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг № 29270 від 15.01.2003 р. як обґрунтовані і такі, що підлягають задоволенню»^[224].

В залежності від норми матеріального права на яку посилаєть­ся позивач як на підставу своїх вимог при поданні позову про по­рушення його прав внаслідок реєстрації позначення може під­тверджуватись письмовими доказами, що свідчать про наявність відповідних прав.

Отже, предметом доказування у спорах про визнання свідоц­тва на знак для товарів і послуг недійсним на підставі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (п. а) ст. 19 Закону) можуть бути будь-які права, що існува­ли до дати подання заявки на знак для товарів і послуг і які мо­жуть бути визнані порушеними через реєстрацію позначення.

2.2.3.