Предмет і засоби доказування у спорах про порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг

Позови про припинення порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг є по суті, засобами захисту власності.

Серед порушень прав на знак для товарів і послуг виділяють до­говірні та позадоговірні правопорушення.

Оскільки більшість спорів про порушення прав власника свідоц­тва на знак виникають через неправомірне використання позна­чень, у даному підрозділі монографічного дослідження будуть роз­глядатись предмет та засоби доказування саме у такому виді спору.

Відповідно до ст. 119 ЦПК України у позовній заяві вказу­ється зміст позовних вимог (припинення порушення, заборона використання позначення, відшкодування збитків тощо), обста­вини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, зазначення дока­зів, що підтверджують кожну обставину, розмір нанесених збитків, тощо.

При пред’явленні позову позивач посилається на ст. 20 Зако­ну, яка визнає будь-яке посягання на права власника свідоцтва порушенням його прав та відсилає до ст. 16 Закону, яка наводить перелік прав, що ними наділяється власник свідоцтва і порушен­ня яких тягне цивільно-правову відповідальність.

Власник свідоцтва на знак для товарів і послуг відповідно до п. 2 ст. 20 Закону має право вимагати від порушника:

•припинення порушення або готування до його вчинення; •відшкодування збитків;

•усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати;

•знищення виготовлених зображень знака або позначення схо­жого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може також особа, котра придбала ліцензію, якщо інше не перед­бачено ліцензійним договором.

Виходячи зі змісту ст.ст. 16, 20 Закону, порушенням прав влас­ника свідоцтва на знак для товарів і послуг визнається викорис­тання іншою особою, без згоди на те власника свідоцтва, тотожно­го або схожого із зареєстрованим знаком позначення стосовно іден­тичних або споріднених товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання це позначення і знак можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги.

Сторонами у спорах про порушення прав є позивач (особа, що має майнове право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг) та відповідач (особа, яка використовує тотожне або схоже із зареєстрованим знаком позначення).

Згідно з п. 1 ст. 16 Закону, з датою подання заявки на знак пов’язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак, зокрема, право забороняти використан­ня знака іншим особам. Отже, при вирішенні спору про припи­нення порушення прав на знак для товарів і послуг перш за все необхідно встановити кому належать права на знак для товарів і послуг та дату їх виникнення.

Залежно від підстав виникнення права інтелектуальної влас­ності на знак для товарів і послуг, відповідно до правила про до­пустимість доказів(ст. 59 ЦПК України), наявність прав може підтверджуватись лише:

•свідоцтвом України на знак для товарів і послуг;

•сертифікатом (витягом) про міжнародну реєстрацію знака;

•договором про передання майнових прав на знак;

• витягом з переліку знаків для товарів і послуг, визнаних добре відомими в Україні, що ведеться Державною службою інтелектуальної власності.

Для захисту майнових прав на знак для товарів і послуг влас­ник свідоцтва повинен довести, що його права були порушені. У спорі про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг слід з’ясовуватифактичні обставини використання тотожного чи схожого позначення відповідачем для товарів і послуг, зазначених у свідоцтві на знак.

Перша обставина, що підлягає доказуванню при порушенні прав власника свідоцтва полягає у використаннізнака для това­рів і послуг чи позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

У цьому зв’язку у літературі розрізняють дві форми незаконного використання торговельних марок: контрафакцію і імітацію.

На думку Рабец А. П., під контрафакцією розуміється бук­вальне повторення знака, а імітація означає не буквальне, а схоже відтворення знака^[167].

Таку ж думку можна прослідкувати і у виданні Всесвітньої організації інтелектуальної власності, де під контрафакцією ро­зуміють підробку товару, який не лише ідентичний у загальному розумінні терміна, він ще справляє враження справжнього това­ру (наприклад, сумка LOUIS VUITTON)^[168].

Другою формою незаконного використання торговельної марки є підробка етикеток і упаковки, зазначається у згаданому виданні. «Як у випадку контрафакції, маркування і упаковка конкурентоздатного товару підроблюються, проте в цьому випад­ку підробка не створює враження справжності. Якщо поставити справжній товар і підробку поряд (хоча споживачі рідно так роб­лять), їх можна відрізнити один від одного, і звичайно підроблю­вач не ховається за спину виробника справжнього товару; він торгує під своїм іменем. Він нібито не злочинець, а конкурент, який користується недобросовісними методами (...) і намагається скористатися репутацією конкурентоздатного товару, надавши своєму товару зовнішній вигляд настільки подібний, що на ринку виникає змішування»^[169].

Слід зазначити, що у законодавстві України щодо торговель­них марок відсутній термін «контрафакція». Термін «контрафак- тний» зустрічається в Законі України «Про авторське право і су­міжні права», де ст. 1 визначено, що «контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми — примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) розповсюджува­ний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися»^[170].

У Митному кодексі України визначено поняття контрафак- тних товарів — це «товари, що містять об’єкти права інтелекту­альної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території призводить до порушення прав власни­ка, що захищаються відповідно до чинного законодавства Украї­ни та міжнародних договорів України, укладених в установлено­му законом порядку»^[171].

Аналіз наведених норм, за аналогією, дозволяє широко тлума­чити термін «контрафакція» відносно торговельних марок, а саме, як будь-яке порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг. Це може бути використання як тотожного так і схожого із зареєстрованимзнаком позначення, обидві дії бу­дуть визнаватись порушенням згідно Закону.

Термін «імітація» зустрічається у п. 1 ст. 6 Закону, де «не мо­жуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (ем­блеми); офіційні назви держав...»^[172].

Тлумачення поняття «імітація» при застосуванні зазначеної норми уперше з’являється у проекті Правил складання та подан­ня заявки на знак для товарів і послуг, який міститься на веб- сторінці ДСІВ: «заявлене позначення вважається таким, що імі­тує зазначені у цьому пункті позначення, якщо воно безсумнівно викликає у споживачів враження про наявність зв’язку з відпо­відною державою, організацією або створює у споживача вражен­ня про можливий зв’язок між даною державою, організацією та цим позначенням»^[173].

Однак термін «імітація» не застосовується при визначенні по­рушення прав на знак для товарів і послуг, а термін «контрафак­ція» взагалі відсутній у спеціальному законодавстві щодо торго­вельних марок. При визначенні порушення прав на торговельну марку застосовують поняття «тотожність» і «схожість», синоні­мами яких є «ідентичність» і «подібність»^[174] відповідно.

Слід зазначити, що доказування тотожності (ідентичності, од­наковості) позначень не викликає труднощів через те, що така то­тожність є очевидною і може бути встановлена судом.

При вирішенні спорів щодо захисту прав на знаки для товарів і послуг у порядку господарського судочинства, господарські суди діють відповідно до Постанови Пленуму Вищого господар­ського суду «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 № 12, в яких прямо передбачено, що господарському судунеобхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, при­значати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаман­ні суду функції експерта^[175].

Другою обставиною, що входить у предмет доказування для встановлення порушення прав на торговельну марку є факт вико­ристання тотожного чи схожого позначення по відношенню до однакових або споріднених товарів і/ або послуг, для індивідуалі­зації яких зареєстровано знак.

Спорідненість товарів і послуг встановлюється за п. 4.3.2.5 Пра­вил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі — Правила)^[176], але при цьому необхідно враховувати різність термінології, що застосову­ється у спеціальному законодавстві щодо торговельних марок. Так, у Законі (ст. 6 та 16) використовується термін «спорідненість товарів і послуг», а у Правилах — «однорідність товарів і послуг», які, по суті, застосовуються в одному й тому ж значенні.

Згідно визначень Великого тлумачного словника сучасної ук­раїнської мови:

«Однорідний, -а, -е. 1. Який належить до того самого роду, роз­ряду, характеризується однаковими рисами, ознаками. 2. Який має однаковий склад, однакові властивості в усіх своїх частинах^[177].

Споріднений, -а, -е. 1. Пов’язаний спільністю походження. // Який має спільну причину. 2. перен. Близький, схожий з ким-, чим-небудь за якостями, ознаками і т. ін. // Відповідний, близь­кий кому-, чому-небудь, співзвучний з ним»^[178].

Тобто, термін «споріднений» є більш широким, ніж термін «однорідний». Для встановлення спорідненості товарів і послуг враховується не лише рід (вид) товару, (тобто однорідність), але й їх призначення, матеріал, з якого виготовлений товар, умови та канали збуту тощо (тобто спорідненість — близькість чи схожість за якостями, ознаками).

Отже, при вирішенні спорів про порушення прав на торговель­ну марку необхідно довести спорідненість товарів і послуг, для яких зареєстровано знак та на яких використовується тотожне або схоже позначення. Для встановлення спорідненості товарів і/або послуг також призначається судова експертиза.

Остання обставина, що підлягає доказуванню при порушенні прав на знак для товарів і послуг полягає успособі (формі) неза­конно використання позначення, що належить іншій особі, які передбачені п. 4 ст. 16 Закону, а саме нанесення його на будь- який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міс­титься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашив­ку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропону­вання для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах^[179].

Спосіб використання позначення відповідачем встановлюється: •письмовими доказами: рекламні листівки, ділова документа­ція, роздруківки веб-сторінок з мережі Інтернет, фотографії об’єктів, які не можуть бути безпосередньо досліджені у при­міщенні суду тощо;

•речовими доказами (товар, упаковка, етикетка, бирка, вивіс­ка, тобто об’єкти на яких безпосередньо застосоване схоже із зареєстрованим знаком позначення).

Слід зауважити, що використання знака для товарів і послуг певним способом має велике значення при доказуванні схожості позначень. Це можна показати на прикладі однієї справи за позо­вом ЗАТ «Радіокомпанія «Гала» до ТОВ «Дивосвіт» про заборону незаконного використання знаків для товарів та послуг «Energy FM» та знака для товарів і послуг «NRG FM»^[180]. Оскільки словес­ні знаки використовувались відповідачем як позивні у передачах радіомовлення, тобто як звукові позначення, головним критерієм при визначення схожості позначень виступала саме їх звукова (фонетична) схожість.

Свою специфіку має розв’язання спорів про незаконне вико­ристання торговельної марки в мережі Інтернет, в доменних іме­нах. За своєю суттю доменне ім’я також є засобом індивідуаліза­ції осіб, що надають послуги або виробляють товари, однак, на відміну від торговельної марки, використовується при електрон­ній торгівлі у мережі Інтернет. Доменне ім’я та торговельна марка виконують однакові функції — індивідуалізуючу, інфор­мативну тощо, проте різні принципи охорони і момент виникнен­ня прав на них призводять до численної кількості конфліктів та спірних ситуацій.

Реєстрація доменних імен в національному домені України «.ua» проводиться згідно з «Правилами домену.UA»^[181], в редакції від 19.12.2012 р., прийнятих з урахуванням останніх рекоменда­цій діючих в цій сфері міжнародних організацій. Цей документ не є нормативно-правовим актом, який встановлює права та обов’яз­ки для конкретних осіб, а є частиноюдоговорів, укладених між Адміністратором домена.UA і реєстраторами доменних імен.

Тому спори про незаконне використання торговельної марки як доменного імені розглядаються відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і рішення при­ймається на основі норм спеціального законодавства щодо торго­вельних марок. Так, при розгляді спору між Державним концер­ном спиртової промисловості «Укрспирт» та Дочірнім підприєм­ством «Національний Інтернет Провайдер Н.І.П.» про припинення використання знака для товарів і послуг в доменному імені та анулювання реєстрації домену ukrspirt.kiev.ua, господар­ським судом м. Києва у рішенні від 06.04.07^[182] було відмічено, що ст. 16 Закону в якості однієї з форм використання знака визнає застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Використання знаку в доменному імені чітко визначено формою використання знаку для товарів і послуг, тому відповідач, створивши доменне ім’я ukr- spirt.kiev.ua, використав знак позивача без його згоди, чим пору­шив виключне права позивача на знак для товарів і послуг.

Це рішення було прийняте незважаючи на посилання відпові­дача, що доменне ім’я ukrspirt.kiev.ua зареєстроване 06.10.00 р. згідно «Правил домену KIEV.UA», які, в свою чергу, розроблені відповідно до розділу 1 п. 1.13 чинних «Правил домену.UA», згідно яких доменне ім’я ukrspirt.kiev.ua відноситься до доменів третього рівня, а отже при їх реєстрації відсутня вимога про на­дання свідоцтва на знак для товарів і послуг^[183].

Слід зазначити, що до 16.05.2008 року, внесення змін у Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак визнавався використаним, якщо його застосовано у мережі Інтер- нет, у тому числі у доменних іменах, без врахування інформації про товари та послуги розміщені у мережі Інтернет під цим до­менним ім’ям. Із внесенням відповідних змін п. 1 ст. 20 Закону було доповнено абзацом 2, згідно якого порушенням прав власни­ка свідоцтва вважається також використання без його згоди в до­менних іменах знаків та позначень,вказаних у пункті 5 статті 16 Закону, тобто із врахуванням товарів і послуг, наведених у сві­доцтві на знак або споріднених з ними.

Обов’язок по доведенню викладенихобставин, що входять у предмет доказування для встановлення порушення прав на знак для товарів і послуг покладається на позивача, своєю чергою відповідач повинен спростувати ті обставини, на які посилаєть­ся позивач.

Наприклад, відповідач може доводити відсутність спорідненості товарів і послуг на яких він використовує схоже із зареєстрованим знакомпозначення, що виключає змішування діяльності позивача і відповідача на ринку. З’ясування зазначеної обставини потребує використання спеціальних знань, отже у призначенні судової екс­пертизи зацікавлені обидві сторони судового процесу.

У спорах про припинення порушення прав власника свідоцтва, відповідач може подати зустрічний позов про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним за правилами ст. 123 ЦПК України та за наявності підстав передбачених ст. 19 Закону. В та­кому разі, законність набуття права власності на знак для товарів і послуг, що підтверджується свідоцтвом, підлягає доказуванню.

Крім того, за наявності відповідних підстав, передбачених ст. 500 ЦК України, коли відповідач добросовісно використовував зареєстрований знак позивача або за наявності обставин, передба­чених п.6 ст. 16 Закону до предмету доказування можуть входи­ти такі обставини:

•встановлення права попереднього користувача на торговель­ну марку (знак для товарів і послуг);

•встановлення факту вичерпання прав на торговельну марку;

• некомерційне використання знака або використання його у формі повідомлення новин і коментарів новин тощо.

У такому разі обов’язок по доказуванню зазначених обставин покладається на відповідача і можуть підтверджуватись письмо­вими та речовими доказами.

Наприклад, доведення наявності права попереднього користу­вача (добросовісне використання торговельної марки в Україні до дати подання заявки на торговельну марку) може підтверджува­тись письмовими та речовими доказами, що свідчать про вико­ристання знака: безпосередньо товар із нанесеним зображення, документи, що свідчать про рекламування такого товару, роздру- ківки веб-сторінок із мережі Інтернет; укладення договорів про поставку товару, митні декларації, що підтверджують факт мит­ного оформлення товару; видаткові накладні, що підтверджують факт продажу товару тощо.

Певні труднощі виникають при доведенні здійснення значної і серйозної підготовки до використання знака попереднім користу­вачем. Здійснення значної та серйозної підготовки може підтвер­джуватись конкретними засобами доказування в залежності від товару або послуги, для якої знак зареєстровано. Наприклад, при використанні знака для такого товару як лікарські засоби, здійс­ненням підготовки до використання може вважатись посвідчення про державну реєстрацію лікарського засобу, налагодження ви­робничої лінії для його випуску, результати фармакологічних та клінічних випробувань тощо.

Слід відзначити, що наявність права попереднього користу­вача, а також здійснення значної та серйозної підготовки до ви­користання торговельної марки встановлюється на підставі письмових та речових доказів, поданих відповідачем, не потре­бує застосування спеціальних знань і є питанням права, а не питанням факту, а отже не може виноситись на вирішення су­дової експертизи. Зокрема, на цьому було наголошено в Оглядо­вому листі Вищого господарського суду України № 01-8/847 від 17.04.2006 «Про практику застосування господарськими суда­ми законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку)»^[184].

Однак, як зазначалось, для встановлення схожості позначень та спорідненості товарів і послуг обидві сторони зацікавлені у прове­денні судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

Якщо у позивача є підстави вважати, що за час розгляду спра­ви відповідач може приховати або знищити докази, він може по­дати заяву про забезпечення позову. Цивільний процесуальний кодекс України місить спеціальну норму (ст. 151 ЦПК України), що передбачає заходи забезпечення позову з метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відпо­відних доказів у зазначеному виді спору.

Відповідно до п. 4 ст. 151 ЦПК України за заявою заінтересова­ної особи суд може забезпечити позов до подання позовної заявиз метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності. До заяви про забезпечення позову додаються документи та інші до­кази, які підтверджують, що саме ця особа є суб’єктом відповідно­го права інтелектуальної власності і що її права можуть бути пору­шені у разі невжиття заходів забезпечення позову.

Підсумовуючи викладене, до предмету доказування у спорах про припинення порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг входять наступні обставини (встановлюються на підставі засобів доказування):

1) наявність права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг (письмовими доказами визначеними законодавством);

2) тотожність або схожість позначення та зареєстрованого знака настільки, що їх можна сплутати (висновком судової експертизи);

3) спорідненість товарів і/або послуг, для яких зареєстровано знак та на яких використовується позначення (висновком су­дової експертизи);

4) спосіб використання тотожного чи схожого із зареєстрованим знаком позначення, які передбачені п. 4 ст. 16 Закону Украї­ни «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»^[185] (пись­мовими та речовими доказами).

Загалом спори про порушення прав на знак для товарів і по­слуг розглядаються за загальними правилами, встановленими ЦПК України і не відрізняються від інших видів спорів про за­хист порушеного права власності.

2.2.2.